《深圳市知識產權局：2024海外知識產權無效宣告典型案例集（380頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《深圳市知識產權局：2024海外知識產權無效宣告典型案例集（380頁）.pdf（380頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國(深圳)知識產權保護中心 1 目錄目錄 前言前言.1 第一部分第一部分 專利專利.3 第一章第一章 美國專利無效案例美國專利無效案例.4 適格性.6 1.1 Alice Corporation Pty.Ltd.v.CLS Bank Intern.,573 US 208-Supreme Court 2014.6 1.2 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00050-PTAB.10 1.3 Avepoint,Inc.v.Onetrust,LLC,PGR 2018-00056-PTAB.13 1.4 TIZ Inc.d/b/a PROVI v.Jason K.Sm

2、ith,CBM2020-00029-PTAB.16 1.5 Unwired Planet,LLC v.Google Inc.,841 F.3d 1376-Court of Appeals,Federal Circuit 2016.19 1.6 ENFISH,LLC v.Microsoft Corp.,822 F.3d 1327-Court of Appeals,Federal Circuit 2016.22 新穎性.24 1.7 Ex parte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino,2018-003659-PTAB,.24 1.8 Albany I

3、nternational Corp.v.Kimberly-Clark Worldwide,Inc.,PGR 2021-00019-PTAB,.27 1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.v.Qinetiq Limited,PGR2023-00003-PTAB,.29 1.10 Incept LLC v.Palette Life Sciences,Inc.,Court of Appeals,Federal Circuit 2023.31 1.11 Junker v.Medical Components,Inc.,25 F

4、.4th 1027-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.34 非顯而易見性.36 1.12 KSR Intern.Co.v.Teleflex Inc.,550 US 398-Supreme Court 2007.36 1.13 Mylan Pharmaceuticals Inc.v.Nissan Chemical Industries,Ltd.,IPR 2015-01069-PTAB.40 1.14 Carefusion Corporation v.Baxter International,Inc.,IPR2016-01460-PTAB.42 1.15

5、Southwire Co.v.Cerro Wire LLC,870 F.3d 1306-Court of Appeals,Federal Circuit 2017.44 1.16 GMG Products LLC v.Traeger Pellet Grills LLC,PGR2019-00034-PTAB.47 1.17 Google Inc.v.At Home Bondholders Liquidating Trust,IPR2015-00657-PTAB.49 1.18 FCA US LLC v.Signal IP,Inc.,IPR2015-01118-PTAB.51 1.19 Cellt

6、rion,Inc.v.Genentech,Inc.,IPR2017-01374-PTAB.53 1.20 Google LLC v.IPA Technologies Inc.,34 F.4th 1081-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.55 1.21 Ex parte Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck,2018-004207-PTAB,.58 可實施性.60 1.22

7、Grnenthal Gmbh v.Antecip Bioventures II LLC,PGR2018-00001-PTAB.60 書面描述要求.63 1.23 Ariad Pharmaceuticals,Inc.v.Eli Lilly and Co.,598 F.3d 1336-Court of Appeals,Federal Circuit 2010.63 中國(深圳)知識產權保護中心 2 1.24 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00060-PTAB,.66 1.25 Ex parte Jeffrey Armitstead,2018-001367-PTA

8、B,.68 1.26 Amgen Inc.v.Sanofi,Supreme Court 2023.70 確定性.73 1.27 Nautilus,Inc.v.Biosig Instruments,Inc.,572 US 898-Supreme Court 2014.73 1.28 BASF Corporation v.Ingevity South Carolina,LLC,PGR2020-00037-PTAB,.76 1.29 Samsung Electronics America v.Prisua Engineering,948 F.3d 1342-Court of Appeals,Fede

9、ral Circuit 2020.78 1.30 Grace Instrument Indus.v.Chandler Instruments,57 F.4th 1001-Court of Appeals,Federal Circuit 2023.81 權利要求解釋.83 1.31 Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,and Twitter,Inc.v.Software Rights Archive,LLC,IPR 2013-00478-PTAB.83 1.32 Vtech Communications,Inc.,and Uniden America Corporation

10、 v.SHPERIX Incorporated,IPR2014-01431-PTAB.86 1.33 Teva Pharmaceuticals USA v.Sandoz,Inc.,574 US 318-Supreme Court 2015.88 1.34 Samsung Electronics Co.,Ltd.and Google LLC v.Iron Oak Technologies,LLC,IPR2018-01552-PTAB.91 1.35 Sport Dimension,Inc.v.Coleman Co.,Inc.,820 F.3d 1316-Court of Appeals,Fede

11、ral Circuit 2016.93 禁止重復授權.96 1.36 In Re Cellect,LLC,Court of Appeals,Federal Circuit 2023.96 遺漏、錯誤指定發明人.100 1.37 Egenera,Inc.v.Cisco Systems,Inc.,972 F.3d 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2020.100 適格請求人.103 1.38 Return Mail,Inc.v.US Postal Service,139 S.Ct.1853-Supreme Court 2019.103 1.39 Boze

12、man Fin.v.Federal Reserve Bank of Atlanta,955 F.3d 971-Court of Appeals,Federal Circuit 2020.106 IPR 程序啟動.108 1.40 Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,Hp Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.v.Mobile Telecommunication

13、s Technologies,LLC,IPR 2017-00642-PTAB.108 1.41 Lower Drug Prices for Consumers,LLC v.Forest Laboratories Holdings Limited,IPR2016-00379-PTAB.112 1.42 Apple,Inc.v.Achates Reference Publishing,Inc.,IPR201300081-PTAB.115 1.43 Universal Remote Control,Inc.v.Universal Electronics Inc.,IPR2014-01106-PTAB

14、.118 1.44 LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network Services Inc.v.Straight Path Ip Group,Inc.,IPR2015-01397-PTAB.120 1.45 Apple Inc.v.Mullen Industries LLC,IPR2023-00149-PTAB.123 1.46 Cuozzo Speed Technolog

15、ies,LLC v.Lee,136 S.Ct.2131-Supreme Court 2016.125 1.47 Thryv,Inc.v.Click-To-Call Technologies,LP,140 S.Ct.1367-Supreme Court 2020.128 1.48 Ethicon Endo-Surgery,Inc.v.Covidien LP,812 F.3d 1023-Court of Appeals,Federal 中國(深圳)知識產權保護中心 3 Circuit 2016.131 1.49 SAS Institute Inc.v.Iancu,138 S.Ct.1348-Sup

16、reme Court 2018.134 IPR 程序證據問題.136 1.50 Nissan North America,Inc.v.Joao Control&Monitoring Systems,LLC,IPR 2015-01585 PTAB.136 1.51 Medtronic,Inc.v.Barry,891 F.3d 1368-Court of Appeals,Federal Circuit 2018.138 1.52 TCL Corporation,TCL Communication Technology Holdings,Ltd.,TCT Mobile Limited,TCT Mob

17、ile Inc.,and TCT Mobile（US），Inc.v.Telefonaktiebolaget LM Ericsson,IPR2015-01584-PTAB.141 1.53 Qualcomm Inc.v.Apple Inc.,24 F.4th 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.144 IPR 程序中修改專利.146 1.54 Aqua Products,Inc.v.Matal,872 F.3d 1290-Court of Appeals,Federal Circuit 2017.146 IPR 程序合憲性問題.149 1.55

18、Oil States Energy v.Greenes Energy Group,138 S.Ct.1365-Supreme Court 2018.149 PGR 程序啟動.152 1.56 DavidS Bridal,Inc.v.Jenny Yoo Collection,Inc.,PGR2016-00041-PTAB.152 1.57 Shieldmark,Inc.v.Clifford A.Lowe,PGR2019-00058-PTAB,.155 1.58 Daiichi Sankyo,Inc.and Astrazeneca Pharmaceuticals,LP v.Seagen Inc.,

19、PGR2021-00042-PTAB,.157 1.59 Sattler Tech Corp v.Humancentric Ventures,LLC,PGR2019-00030-PTAB.160 專利商標局局長對 PTAB 裁決的審查.162 1.60 Apple Inc.v.Zipit Wireless,Inc.,IPR2021-01125-PTAB.162 ITC 審理案件.165 1.61 US Synthetic Corporation v.Fujian Wanlong Superhard Material Technology Co.,Ltd.et al.,337-TA-1236.1

20、65 1.62 VideoLabs,Inc.v.Acer Inc.BF et al.,337-TA-1323.169 1.63 Toshiba Corporation v.Wistron InfoComm(Texas)Corporation et al.,337-TA-705.171 1.64 Ricoh Company,Ltd.v.Oki Data Corporation et al.,337-TA-690.173 1.65 AutoStore Technology AS v.Ocado Group Plc,337-TA-1228.176 第二章第二章 歐洲專利無效案例歐洲專利無效案例.17

21、8 可專利的主題.179 2.1 T 0026/86(X-ray apparatus)21-05-1987.179 2.2 T 1798/08 21-08-2012.182 2.3 T 1096/19 19-09-2022.185 新穎性.188 2.4 T 0184/17 23-10-2019.188 2.5 T 1201/14(Transfer of right of priority)09-02-2017.192 2.6 T 1050/12(Treatment of stress urinary incontinence/University of Pittsburgh)22-01-20

22、18.195 2.7 BGH,14.08.2012-X ZR 3/10.198 2.8 Icescape Ltd v Ice-World International BV 2017 EWHC 42(Pat).201 創造性.204 2.9 T 2057/12 09-05-2018.204 2.10 T 0487/16 30-04-2020.208 中國(深圳)知識產權保護中心 4 2.11 T 0184/17 23-10-2019.211 2.12 Actavis Group PTC EHF v ICOS Corp 2019 UKSC 15.214 2.13 Sandoz Ltd v Bris

23、tol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Co 2022 EWHC 822216 工業實用性.218 2.14 T 1109/10(Hydroxylases/LEXICON)13-03-2014.218 清楚明確.221 2.15 T 0624/17 19-05-2021.221 2.16 BGH,27.10.2015-X ZR 11/13.224 充分公開.226 2.17 T 1282/04(Concrete accelerator)11-07-2005.226 2.18 Regeneron Pharmaceuticals Inc v Kyma

24、b Ltd 2020 UKSC 27.229 異議的可受理性.232 2.19 T 1937/10 20-11-2013.232 上訴中異議人撤銷異議.234 2.20 T 0289/16 18-06-2020.234 第三章第三章 日本專利無效案例日本專利無效案例.237 新穎性.238 3.1 P2013-800197/J3.238 3.2 P2014-800104/J3.241 創造性.243 3.3 P2015-800187/J3.243 工業實用性.246 3.4 P2021-800084/J3.246 清楚充分.249 3.5 JP,2019-010150.249 修改超范圍.25

25、2 3.6 JP,2012-010425.252 分案申請.255 3.7 JP,2017-010159.255 第四章第四章 韓國專利無效案例韓國專利無效案例.258 新穎性.259 4.1 Judgment 2021Hu10732，2022.1.13.259 創造性.262 4.2 Judgment 2005Hu3284,2007.9.6,.262 4.3 Judgment 2008Hu4998,2010.8.19,.265 4.4 Judgment 2017Hu1298,2021.12.30,.268 4.5 Judgment 2010Heo9170,2011.9.28,.271 4.6

26、 Judgment 2012Heo290,2013.1.10,.273 工業上可用的發明.276 4.7 Judgment 2009Heo9655,2010.8.13,.276 修改超范圍.279 4.8 Judgment 2012Hu3404,2014.2.27,.279 第二部分第二部分 商標商標.282 第五章第五章 美國商標無效案例美國商標無效案例.283 中國(深圳)知識產權保護中心 5 顯著性.284 5.1 Baroness Small Estates,Inc.v.American Wine Trade,Inc.,Cancellation No.92051369-TTAB.284

27、 5.2 Christian Louboutin v.Yves Saint Laurent America,696 F.3d 206-Court of Appeals,2nd Circuit 2012.287 5.3 Nola Spice Designs,LLC v.Haydel Enterprises,783 F.3d 527-Court of Appeals,5th Circuit 2015.289 商標使用.292 5.4 Hole In 1 Drinks,Inc.v.Michael Lajtay,Cancellation No.92065860-TTAB.292 5.5 Phat Sc

28、ooters,Inc.v.Fatbear Scooters,LLC,Isaac Ashkenazie and Isaac D.Ashkenazie d/b/a Fatbear Scooters,Cancellation No.92078878-TTAB.295 5.6 Social Technologies LLC v.Apple Inc.,4 F.4th 811-Court of Appeals,9th Circuit 2021.297 虛假暗示聯系.300 5.7 Lesley Hornby a/k/a Lesley Lawson a/k/a Twiggy v.TJX Companies,

29、Inc.,Cancellation No.92044369-TTAB.300 商標放棄.303 5.8 TV Azteca,S.A.B.de C.V.v.Jeffrey E.Martin,Cancellation No.92068042-TTAB.303 以欺詐方式獲得.306 5.9 Chutter,Inc.v.Great Management Group,LLC,Opposition No.91223018 and Chutter,Inc.v.Great Concepts,LLC,Cancellation No.92061951-TTAB.306 包含特定個人姓名.309 5.10 Che

30、ster L.Krause v.Krause Publications,Inc.,Cancellation No.92041171-TTAB.309 請求人資格.312 5.11 Meenaxi Enterprise,Inc.v.Coca-Cola Co.,38 F.4th 1067-Court of Appeals,Federal Circuit 2022.312 混淆可能性.315 5.12 TPI Holdings,Inc.v.TrailerT,LLC and Trailer Central LLC,Cancellation No.92064976-TTAB.315 商業外觀.319 5

31、.13 McAirlaids,Inc.v.Kimberly-Clark Corp.,756 F.3d 307-Court of Appeals,4th Circuit 2014.319 既判力.322 5.14 Flame&Wax,Inc.v.Laguna Candles,LLC,Cancellation No.92072343-TTAB.322 5.15 B&B Hardware v.Hargis Industries,575 US 138-Supreme Court 2015.325 第六章第六章 歐洲商標無效案例歐洲商標無效案例.328 顯著性.329 6.1 C-49266-Easte

32、rn Trading Institutions BV v Mateusz Dela.329 6.2 C-124/18 P-Red Bull v EUIPO.332 6.3 C-30/15 P-Simba Toys v EUIPO.335 具有欺騙性的商標.338 6.4 C-488/16 P-Bundesverband Souvenir-Geschenke-Ehrenpreise v EUIPO.338 惡意申請.341 6.5 C-104/18 P-Koton Maazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v EUIPO.341 中國(深圳)知識產權保護中心 6

33、連續五年未使用.344 6.6 R 543/2019-4-McDonalds International Property Company,Ltd.v Supermacs（Holdings）Ltd.344 6.7 C-223/18 P-Deichmann v EUIPO.347 商標淡化.350 6.8 R 1511/2020-1 Topus v Xerox Corporation.350 第七章第七章 日本商標無效案例日本商標無效案例.353 連續三年未使用.354 7.1 T2004-30952/J2.354 違背公序良俗.356 7.2 T2016-890075/J3.356 商標相同或

34、近似.359 7.3 JP,2017-010030.359 顯著性.362 7.4 JP,2021-010100.362 第八章第八章 韓國商標無效案例韓國商標無效案例.365 商標近似.366 8.1 Judgment 2021Heo2694,2022.4.20.366 誤導消費者產品質量.369 8.2 Judgment 2021Heo4003,2021.11.4.369 連續三年未使用.372 8.3 Judgment 2022Heo3106,2022.12.1.372 中國(深圳)知識產權保護中心 1 前言前言 黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高瞻遠矚、運籌帷幄，對知識產權戰

35、略實施作出重大決策部署，采取一系列措施，推進我國知識產權事業發展。知識產權“十三五”“十四五”規劃連續兩次被列入國家專項規劃；重新組建國家知識產權局，探索并設立知識產權法院，完善知識產權管理體制與法律法規；制定知識產權強國建設綱要（20212035 年），描繪我國知識產權事業發展的宏偉藍圖等。我國知識產權事業發展已取得顯著成效，走出了一條中國特色知識產權發展之路。進入新發展階段，推動高質量發展是保持經濟持續健康發展的必然要求，創新是引領發展的第一動力，知識產權作為國家發展戰略性資源和國際競爭力核心要素的作用更加凸顯。知識產權的做大做強離不開統籌推進知識產權領域國際合作和競爭。隨著經濟的發展，越

36、來越多的本土企業開始走出國門并與海外市場接軌，特別是在深圳這片鼓勵創新、鼓勵良性競爭的沃土上。而海外市場上，知識產權領域的競爭早已白熱化，一些發達國家以及大型跨國公司利用知識產權優勢地位，以保護知識產權為名義壟斷市場的案例屢見不鮮。一個本土企業要想更大規模地參與國際的競爭、獲得更多的市場份額，就必須更多更好地運用知識產權。隨著我國經濟的快速發展，我國與海外市場接軌的本土企業越來越多，本土企業也逐漸成了被海外市場競爭對手重點打壓的對象，面臨著越來越多知識產權領域的競爭，如訴訟、銷售禁令、專利商標無效等。因此，了解各國法律體系對于本土企業積極應對海外市場的機遇和挑戰是必要的。我國企業在海外市場，尤

37、其是歐美日韓的知識產權競爭中，長期處于不利地位。首先，是由于我國知識產權起步較晚，整體環境和氛圍導致我國企業對于國內外的知識產權布局也較晚，并且普遍缺乏對知識產權風險的足夠認識；其次，我國企業缺乏海外尤其是歐美日韓的知識產權訴訟應對經驗，并且存在著由于語言、法律、文化等方面的差異造成了知識產權的相關信息不對稱；最后，則是在應對國際訴訟時往往需要本土企業承擔巨大成本。為了提升我國企業在海外市場的競爭力，在面臨海外知識產權競爭時，通過專利無效和商標無效、撤銷等手段，從根源上破壞競爭對手的優勢地位，消除或減少海外市場中的知識產權障礙，是一個重要手段，可以有效解決知識產權糾紛，維護企業自身的合法權益。

38、因此，中國(深圳)知識產權保護中心 2 我國企業迫切地需要歐美日韓專利商標無效實務指引來協助他們加深對海外知識產權體系的認識和了解，打破國際知識產權法律信息不對稱，進而提高在歐美日韓市場的競爭力。本報告以案例評析方式進行匯總，并分為兩個部分，八個章節。專利部分共包含 100 個案例，商標部分共包含 30 個案例，對歐、美、日、韓的專利、商標無效案例進行分析，最后從中總結出對企業在進軍這些國外市場時的啟示和作用。每個案例一般包括如下部分：1.案件事實；2.法律分析；3.判決結果；4.典型意義。本報告力求能夠展現各國專利、商標無效體系的特點，希望能為企業在進軍海外市場時提供參考、指導和啟迪。中國(

39、深圳)知識產權保護中心 3 第一部分第一部分 專利專利中國(深圳)知識產權保護中心 4 第一章第一章 美國專利無效案例美國專利無效案例 目前，美國專利無效大體分為以下三種途徑：1.PTAB 途徑。美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）規定了三種無效（復議）程序，由美國專利審查與上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱 PTAB）審理并作出決定，分別是：（1）多方復審程序（Inter Partes Review，簡稱 IPR）：在專利授權或再頒后的 9 個月后，專利權人之外的利害關系人可以以新穎性和非顯而易見

40、性為理由，依據其他專利或者公開出版物的現有技術提起該程序。一旦 IPR 被啟動，PTAB通常會在最多不超過 18 個月的時間內作出決定。與傳統的法院訴訟途徑相比，IPR 通常成本較低。（2）授權后復審程序（Post-Grant Review，簡稱 PGR）：在專利授權或再頒后的 9 個月內，專利權人之外的利害關系人可以以任何專利無效理由提起該程序。一旦 PGR 被啟動，PTAB 通常會在最多不超過 18 個月的時間內作出決定。與 IPR 相比，因為 PGR 通常涉及更復雜的專利無效挑戰理由，其成本可能會更高。（3）涵蓋商業方法復審（Covered Business Method Review，

41、簡稱 CBM）：該程序為過渡程序，現已終止。CBM 僅針對涉及商業方法的專利申請進行復審，限于金融產品或服務領域，申請人可以在與 PGR 相同的廣泛理由上質疑專利權的有效性。2.聯邦法院途徑。專利權人在聯邦地區法院起訴他人侵犯自己的專利權，時，被控侵權人可以進行專利無效抗辯，法院可以對專利的有效性作出判決，聯邦地區法院的判決可以上訴至聯邦巡回上訴法院。與 PTAB 途徑相比，因為涉及更加詳細復雜的訴訟程序和證據開示過程，聯邦法院專利訴訟所需的時間更長，通常需要數年，其費用也因此更高。在專利無效的證明標準上，聯邦法院適用要求更高的“清楚且確鑿的證據（clear and convincing ev

42、idence）”標準，而 PTAB 適用相對較低的“優勢證據（preponderance of the evidence）”標準。此外，聯邦巡回上訴法院和美國最高法院的判決具有先例性，PTAB 在審理相關案例時需要遵循聯邦巡回上訴法院和最高法院的先例。中國(深圳)知識產權保護中心 5 3.ITC 途徑。專利權人為了禁止進口產品和進口后在美國銷售產品中的不公平行為及不公平措施，可以向美國國際貿易委員會（International Trade Commission，簡稱 ITC）申請發起 337 調查（Section 337 Investigation），337 調查中的被控侵權人可以向 ITC

43、請求判斷主張權利的專利的有效性，ITC 可以做出專利是否有效的判斷。雖然 ITC 通?？梢钥紤]對專利有效性的挑戰，但其主要關注的是確定爭議當中是否有不正當競爭行為，例如侵權行為。與聯邦法院途徑相比，ITC 調查相對較快，通常持續 12 至 16 個月。在專利無效的證明標準上，ITC 也采用與聯邦法院相同的“清楚且確鑿的證據”標準。此外，ITC 授予的主要補救措施是禁止令（Exclusion Orders），以阻止侵權商品進入美國市場，ITC 通常不授予貨幣賠償，這與聯邦法院可以授予貨幣賠償的情況也有所不同。在本章中，我們選取了近年來 PTAB、法院和 ITC 處理的涉及專利無效的案例，并以適格

44、性，新穎性，非顯而易見性，可實施性，書面描述要求，確定性，權利要求解釋，禁止重復授權，遺漏、錯誤指定發明人，適格請求人，IPR 程序啟動、證據、權利要求修改、合憲性，PGR 程序啟動，專利商標局局長對 PTAB裁決的審查等問題組織案例。本次重點選取經過 PTAB 審理的案例，需要指出的是，PTAB 的裁決并非最終裁決，爭議雙方可以通過向聯邦巡回上訴法院提出上訴的方式來嘗試推翻 PTAB 的裁決。因此，我們也選取了一些經過 PTAB 審理后被上訴至聯邦巡回上訴法院甚至最高法院的案例。中國(深圳)知識產權保護中心 6 適格性適格性 在美國專利法中，適格性（Patent Eligibility）涉及

45、決定哪些主題是適于獲得專利保護的。美國專利法 101 條規定：“任何人發明或者發現新穎且實用的過程、器械、產品或者物質構成，或者對前述任何一項的新穎且實用的改進，可按本法規定的條件和要求獲得專利”。多年來，根據美國最高法院的幾項重要判決，一些在法規中沒有依據的客體都不具備專利適格性，例如自然法則、自然現象和抽象概念。近年來，在 Bilski、Mayo、Alice 等案件中，美國最高法院多次適用專利法101 條，并在 Alice 案中明確了一個判斷適格性的方法，該方法基于 Mayo 案中總結出來的“二步法”，形成一個確定的判斷框架，包括：步驟 1：判斷該權利要求是否是一種方法、機器、產品或物質成

46、分。若不是，則該權利要求不具備可專利性。若是，則進行到步驟 2A。步驟 2A：判斷該權利要求是否闡述或描述的是自然規律、自然現象或抽象概念。自然規律、自然現象和抽象概念統稱為判定例外（judicial exception）。如果該權利要求沒有描述這些判定例外，則該權利要求具備可專利性，否則進行到步驟 2B。步驟 2B：判斷該權利要求是否具備顯著多于自然規律、自然現象或抽象概念的元素或元素組合。如果答案是否定的，則該權利要求不具備可專利性。之后，在各級法院以及行政機關（PTAB、ITC）均使用該框架來判斷專利權利要求的主題是否具有專利法 101 條規定的適格性，以下具體案例用來說明上述判斷方法的

47、適用。1.1 Alice Corporation Pty.Ltd.v.CLS Bank Intern.,573 US 208-Supreme Court 2014 1.案件事實 上訴人（專利權人）：Alice Corporation Pty.Ltd.被上訴人：Cls Bank International 審理機構：美國最高法院 中國(深圳)知識產權保護中心 7 判決結果：涉案專利無效，維持原判 Alice Corporation Pty.Ltd.（Alice 公司）是一家澳大利亞公司，擁有479、510、720 和375 專利，這些專利涉及一種減輕結算風險的方案，即在約定的金融交易中只有一方會

48、履行其義務的風險。這些專利的權利要求中通過使用計算機系統作為第三方中介來促進兩方之間的金融義務交換。CLS Bank International（CLS 銀行）是一個經營著促進貨幣交易的跨國公司，其業務會涉及降低結算風險的需要。2007 年 5 月，CLS 銀行起訴 Alice 公司，要求作出對涉案專利的不侵權和宣告無效的判決，Alice 公司提出反訴，指控 CLS 銀行業務侵犯其專利權。2011 年聯邦地區法院作出判決，認為涉案專利權利要求直接指向的是一種抽象概念，即“利用一個中立第三方來促進債務的同時交換，以使風險最小化”，因而不具有專利適格性。2012 年，美國聯邦巡回上訴法院推翻了這一

49、觀點，認為涉案專利的權利要求指向一個抽象的概念并不是“明顯的”，駁回了一審判決，但是上訴法院隨后組成全席審判庭重審，維持了聯邦地區法院的原判，認為所有有爭議的權利要求都不具有專利適格性。最高法院受理此案，再度就軟件和商業方法的專利適格性問題作出判決。2.法律分析 美國專利法 101 條（35 U.S.C.101）規定了符合專利保護條件的主題，其中包含了一個重要的隱含例外：自然法則、自然現象和抽象概念不能申請專利。這一排除性原則應當優先考慮。自然法則、自然現象和抽象概念是“科學和技術工作的基本工具”，通過授予專利對這些工具進行壟斷，可能會阻礙創新，而不是促進創新，從而阻礙了專利法的主要目標。專利

50、法不能通過不適當地束縛這些人類智慧的組成部分的未來使用來抑制進一步的發現。在對排除性原則進行闡述的過程中，必須要謹慎對待，以免這個原則可能影響到所有的專利法規。在某種程度上，所有的發明都是對自然法則、自然現象或抽象概念的運用、反映、依靠或應用。因此，一項發明不會因為使用了抽象概念而失去申請專利的資格。通過對這種概念的創新應用，達到新的、有益的目的，中國(深圳)知識產權保護中心 8 該發明仍然可以獲得專利保護。因此，在適用 101 條的例外情況時，必須區分以下兩種專利：一種是將人類智慧作為專利的權利要求的要素的；另一種是將這些要素整合成更多的東西，進而將它們轉化為符合專利適格性的發明。在 May

51、o 案中，美國最高法院提出了一個框架，以區分要求自然法則、自然現象和抽象概念的專利和要求這些概念的專利適格性的應用。首先，要確定有爭議的權利要求是否針對這些不符合專利條件的概念之一。如果是，則還需要進一步考慮權利要求中還有哪些內容，這需要我們既要單獨考慮每項權利要求的要素，也要將其作為一個有序的組合來確定額外的要素是否改變了權利要求的性質，成為一個具有專利適格性的申請。這一分析的第二步是在尋找一個“創造性的概念”即一個元素或元素的組合，足以確保該專利在實踐中的價值遠遠超過不符合專利條件的概念本身。3.判決結果 最高法院認為有爭議的權利要求都是采用抽象概念，而僅僅要求通用的計算機實現并不能將這種

52、抽象概念轉化為符合專利條件的發明。最終，最高法院維持了聯邦巡回上訴法院的判決。4.典型意義 最高法院在審理 Alice 案時，提供了一套方法論供下級法院參考，這套方法論采用了之前從 Mayo 案中總結出的“兩步法”，使用兩段式的判斷框架，來決定含有專利適格例外情形的發明是否具有專利適格性，這一判斷方法適用于所有專利技術領域，對后續案件產生了深遠影響。至 Alice 案之后，最高法院對專利法 101 條的審理告一段落，之后均為 PTAB及聯邦巡回上訴法院對該兩步法的進一步應用。USPTO 在 2019 年更新了2019 年專利客體適格性審查指南，并將 Alice兩步法的步驟 2A 細化為兩個子步

53、驟，因此，USPTO 關于 101 條適格性的判斷方法具體包括：步驟 1：判斷該權利要求是否是一種方法、機器、產品或物質成分。若不是，中國(深圳)知識產權保護中心 9 則該權利要求不具備可專利性。若是，則進行到步驟 2A。步驟 2A：Prong One：判斷權利要求是否描述了司法例外事項（抽象概念、自然法則、自然現象）。Prong Two：如果權利要求描述了某個司法例外事項，則進一步判斷所述司法例外是否整合到實際應用（integrated into a practical application），如果整合到實際應用中，則可認定該權利要求所描述的客體不屬于司法例外事項。否則進行到步驟 2B。步

54、驟 2B：判斷該權利要求是否具備顯著多于自然規律、自然現象或抽象概念的元素或元素組合。如果答案是否定的，則該權利要求不具備可專利性。中國(深圳)知識產權保護中心 10 1.2 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00050-PTAB 1.案件事實 請求人：Supercell Oy 專利權人：Gree,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：維持專利有效 本案涉及 9,675,886 號美國專利（886 專利），該專利由 Gree,Inc.申請，要求于 2014 年 1 月 28 日提交的日本申請的優先權，并于 2017 年 6 月 13 日授權

55、公告。886 專利中指出，傳統的網絡游戲系統中，當游戲內容包括多輪游戲時，如果一次性傳輸所有回合的游戲視圖數據，在用戶開始游戲之前就會產生長時間的傳輸和等待時間，而每次傳輸一回合游戲視圖數據，在一輪完成后下載下一輪游戲內容，這個等待時間又會破壞游戲的順利進行，存在數據傳輸效率低下導致長時間等待和中斷的問題。為了解決上述問題，886 專利提供了一種通過網絡應用程序有效提供游戲內容的方法、計算機和程序，服務器通過執行一種用戶終端屬性識別和預設回合數量設置的方法，從而實現在線游戲內容的傳輸效率和功能的提高。886 專利中使用終端屬性作為確定預設回合數量的依據，可以提供更好的用戶體驗。Supercel

56、l Oy 對886 專利提出了授權后復審（PGR），認為886 專利中“管理服務器通過控制器確定要傳輸到用戶終端的預定數量的游戲回合，其中，預定數量的回合基于確定的終端屬性進行設置”構成了組織人類活動的抽象概念，不屬于可被專利保護的主題，不滿足美國專利法 101 條的要求。2.法律分析 本案涉及美國專利法 101 條可申請專利的發明，美國專利法 101 條將符合專利條件的主題定義為“任何新的且有用的工藝、機器、制品或物質的組成，或其任何新的且有用的改進”，然而，自然法則、自然現象和抽象概念是不能申請專利的。中國(深圳)知識產權保護中心 11 為了評估被質疑的權利要求是否符合專利要求，采用 Al

57、ice/Mayo 框架進行判斷，在這個框架下，判定是否屬于可授權的主題，需要：第一步，判斷權利要求是否指向法定排除自然規律、自然現象、抽象概念；第二步，尋找發明概念，即尋找一個元素或者元素組合，使權利要求明顯超出法定排除。就本案而言，請求人 Supercell 認為其質疑的權利要求只描述了一系列面向結果的功能，而不是實現這些結果的手段，是針對組織人類活動的方法，而不是對網絡游戲功能系統的技術改進。專利權人 Gree 認為這些權利要求針對以一種特定的方式傳輸視頻游戲數據，這種特定的方式包括使用“終端屬性”設置預定的回合數，根據終端屬性控制回合的傳輸，可以提高具有不同終端屬性的每個用戶終端的游戲數

58、據傳輸效率。專利審查與上訴委員會認為盡管“傳輸游戲視圖數據”這一列舉的功能可能是面向結果的，但權利要求書還是列舉了實現這一面向結果的功能的具體技術手段識別用戶終端的終端屬性并根據該終端屬性確定預定數量，這種特定的技術解決了傳統網絡游戲系統的一個具體技術問題漫長的等待時間和多輪游戲傳輸的中斷。因此，權利要求的重點顯然不是僅僅描述面向結果的功能，而是改善游戲內容如何傳輸到用戶終端的能力，即通過識別和使用用戶終端的特定屬性來有效控制包括多輪的游戲內容的傳輸。886 專利的權利要求書是針對網絡游戲內容傳輸的具體技術改進，通過使用終端屬性來提高向用戶終端傳輸多輪網絡游戲的效率和功能，這種改進不是抽象概念

59、。由于該權利要求不涉及抽象概念，不需要進行 Alice/Mayo 框架的下一步判讀。3.判決結果 專利審查與上訴委員會認為被質疑的權利要求屬于在線游戲系統的功能方面進行的技術改進，而不是有關組織人類活動的方法，因此是專利適格的，滿足35 U.S.C.101 的要求。專利審查與上訴委員會最終維持了886 專利的權利要求的有效性。4.典型意義 本案涉及可申請專利的發明的主題判斷，其中自然規律、自然現象和抽象概中國(深圳)知識產權保護中心 12 念是被法定排除的主題。在實際進行判斷時依據在 Mayo 案和 Alice 案中確定的Alice/Mayo 框架進行判斷首先需要判斷權利要求是否指向法定排除的

60、情況，如果不是，則屬于可以授權的主題，如果是，則需要進一步判斷權利要求中是否記載了超出法定排除的其他元素，如果是則屬于可授權的主題。本案中 PTAB 在 Alice/Mayo 框架的步驟 2A 做出判斷，認為權利要求是針對網絡游戲內容傳輸的具體技術改進，通過利用終端屬性來提高將多輪網絡游戲傳輸到用戶終端的效率和功能，如之前的判例所陳述，它們針對使用特定技術.解決計算機網絡中出現的技術問題。說明書解釋說，在要求保護的發明之前，傳統在線游戲系統的用戶經歷了漫長的等待時間，要求保護的發明通過利用控制器“識別用戶終端的終端屬性并基于終端屬性確定小計輪數”來避免這些缺陷。說明書定義了“終端屬性”，同時解

61、釋了如何在執行“輪數確定處理”時使用它。這些段落證明權利要求限制顯然集中于為在線游戲技術提供技術改進。本案的啟示是在計算機軟件的專利中，盡量在說明書中明確描述所要解決的計算機網絡中出現的技術問題，以及使用何種特定技術解決該技術問題。說明書中的明確描述將有助于軟件企業的專利更容易通過 101 條的判定。中國(深圳)知識產權保護中心 13 1.3 Avepoint,Inc.v.Onetrust,LLC,PGR 2018-00056-PTAB 1.案件事實 請求人：Avepoint,Inc.專利權人：Onetrust,LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：090 專利權利要求描

62、述的主題內容不具有專利適格性 Onetrust,LLC 持有 9,691,090 號美國專利（090 專利），該專利涉及一種數據處理系統和方法，用于接收與隱私活動相關的活動數據的輸入，并基于該活動數據計算隱私活動的風險級別。該隱私活動可以是任何商業功能、系統、產品、技術、流程、項目、計劃、活動等，其可能使用來自一個或多個個人或實體的數據。090 專利提供的隱私合規系統由“執行一個或多個與隱私活動相關的活動數據的輸入、處理、存儲、檢索和顯示的功能和方法的軟件模塊服務器和客戶端計算設備”組成。該系統在一個或多個圖形用戶界面上顯示多個與隱私活動相關的活動數據輸入的提示。接著，系統使用微處理器，根據活

63、動數據計算該活動的風險等級并數字化存儲該風險等級。系統根據風險因子來計算風險等級，風險因子包括“個人數據來自哪里，存儲在哪里，誰在使用它，它被轉移到哪里，以及它被用于什么目的”。每個因子都分配了一個“加權因子”和一個“相對風險評級”?；诩訖嘁蜃雍兔總€風險因子的相對風險評級，系統會使用特定算法來計算其風險等級。請求人對090 專利的全部 25 項權利要求提起了授權后復審程序（PGR），其認為090 專利描述的主題內容專利不適格。2.法律分析 根據 35 U.S.C.101，任何人發明或發現新穎而有用的工藝（Process）、機器（Machine）、制品（Manufacture）或物質的組成（C

64、omposition of Matter），或其新穎而有用的改進，皆依據本法的規定及要件就其取得專利權利。但是，自然法中國(深圳)知識產權保護中心 14 則、自然現象、抽象概念是科學與科技成品的基礎，不是專利保護的對象。在評估權利要求是否“針對”一個抽象概念時，我們受到 Alice/Mayo 所設定的框架的指引。根據 Alice/Mayo 的框架，我們首先考慮，權利要求是否引述了一個抽象概念；如果是的話，權利要求是否針對技術改進，將它們轉化為該想法的“實際應用”；最后，我們考慮權利要求的任意元素，無論是單獨還是組合，是否達到一個“創新的概念”。首先，PTAB 認為090 專利評估個人數據被泄露

65、風險的步驟即通過將某些風險因素與數據關聯，然后為每個因素評分和加權以產生整體的“風險水平”，其結果僅僅是一個可以在人腦中執行或可以由人使用筆和紙執行的內心過程。此外，090 專利描述的方法用于評估和減輕個人數據被泄露的風險，其一系列步驟也明顯指向了長期存在且基本的商業分析方法。因此，090 專利的權利要求僅敘述了一種抽象概念。其次，專利權人主張090 專利的權利要求“集中于計算機功能的改進，即改進軟件執行隱私影響評估的能力，以便為特定的客戶根據風險敏感性或不同的隱私制度定制化地進行評估”。但是，PTAB 認為090 專利并未針對數據庫功能進行任何功能性的技術改進，其數據庫從始至終僅行使著儲存信

66、息的普通功能。090 專利只是通過用戶輸入不同的信息參數而改善了進入數據庫的信息質量，而這種提升不等同于數據庫功能性的提升。所以，090 專利的抽象概念應用并未帶來任何技術提升。最后，PTAB 認為090 專利的權利要求只是描述了一種通過“普通”計算機的組件來執行眾所周知的評估個人數據被泄露風險水平的商業實踐。權利要求主張的“風險因素”也在通常用來評估個人數據被泄露的風險因素之內。所以，090專利的權利要求也未能創造任何有創意的全新概念。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認090 專利權利要求描述的主題內容專利不適格。4.典型意義 中國(深圳)知識產權保護中心 15 在本案中，通過對

67、 Alice/Mayo 分析框架的運用，PTAB 對090 專利權利要求的適格性進行了全面分析。這一框架旨在確保專利不會妨礙創新，而僅僅授予那些真正提供新穎和非顯而易見的技術解決方案的發明專利。本案中權利要求并未與具體的應用進行結合，該權利要求特征的組合也未使其顯著多于本領域已知的常規活動的表現。該權利要求僅應用通用計算機組件來執行已經公知的商業方法，來評估個人數據的安全等級，因此權利要求不具有專利適格性。中國(深圳)知識產權保護中心 16 1.4 TIZ Inc.d/b/a PROVI v.Jason K.Smith,CBM2020-00029-PTAB 1.案件事實 請求人：TIZ Inc

68、.d/b/a PROVI 專利權人：Jason K.Smith 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：專利無效 本案涉及 10,467,585 號美國專利（585 專利），該專利涉及一個用于獲取和管理飲料庫存的綜合計算機系統。管理飲料庫存的傳統系統在很大程度上是分散的，系統的每一方都保持著自己獨特的界面、能力和限制。例如，商家、分銷商和供應商可能各自都有自己獨特的庫存系統，這可能會從商家的角度產生問題。585 專利公開了一個計算機系統，該系統旨在通過使用集中的內容管理系統來提供一個精簡和強大的飲料產品庫存和訂購管理系統來避免上述問題。TIZ Inc.d/b/a PROVI 對58

69、5 專利提出涵蓋商業方法復審（Covered Business Method，CBM），認為該專利權利要求 1-19 因不滿足 35 U.S.C.101 的專利適格性而無效。CBM 復審程序是 AIA 引入的過渡程序，是對商業方法專利設立特別的授權后復審程序，在涉及金融服務的商業方法專利訴訟中被訴侵權的一方可以向美國專利商標局（USPTO）的專利審查與上訴委員會（PTAB）提起 CBM 復審，要求宣告專利無效。2.法律分析 第一，確定請求資格問題。AIA 中要求請求人“已被起訴侵犯該專利或被指控侵犯該專利”，本案中，專利權人并沒有起訴請求人侵權，需要進一步判斷請求人是否“被指控侵犯該專利”?！?/p>

70、被指控侵犯該專利”意味著存在真實和實質的爭議使請求人有資格在法院提起宣告性判決訴訟。本案中，專利權人與請求人曾就是否存在侵權進行過討論，但未解決爭端，專利權人的行為和聲明聲稱侵權足以建立雙方之間的實質性爭議，使請求人具有提起 CBM 程序的資格。中國(深圳)知識產權保護中心 17 AIA 中規定涵蓋商業方法專利指：權利要求請求保護用于執行在金融產品或者服務的履行、實施或管理中使用的數據處理或者其他操作的方法或其對應裝置的專利，但不包括針對“技術發明（technological invention）”的專利。請求人已經證明，585 專利的至少一項權利要求提到了一種用于執行數據處理或其他用于金融產

71、品或服務的實踐、行政或管理的操作方法，而不是用于技術發明。因此，585 專利有資格接受 CBM 專利審查。第二，專利適格性的判斷問題。在確定一項權利要求是否屬于不可專利的主題時，以 Mayo 案和 Alice 案確定的兩步框架為指導。步驟 1，權利要求是否針對方法、機器、產品、物質的組分四種法定類型。如果權利要求超出了四種法定類型，則不符合 101 條。步驟 2A，權利要求是否指向法定排除，即自然規律、自然現象和抽象概念。如果不是，則符合 101 條。步驟 2B，權利要求中是否包含法定排除以外的附加元素，是否明顯超出法定排除本身。如果是，則符合 101 條。PTAB 認為，權利要求 1 中的要

72、素組合敘述了“通過收集（例如，接收產品清單、庫存訂單和促銷信息）、分析（例如，確定各自的分銷商、根據促銷調整價格、生成訂單和確認訂單）和傳輸與庫存、促銷和特定賣家相關的信息來促進物品購買”的概念，屬于抽象概念。并且，權利要求 1 的要素無論是單獨還是結合在一起，都不能改變權利要求的性質，使其成為符合專利申請條件的申請，即沒有產生創造性概念。3.判決結果 專利審查與上訴委員審理后認為585 專利中受質疑的權利要求敘述了一個抽象概念，這些權利要求也缺乏與實際應用的結合，而且這些權利要求中敘述的通用計算機組件并沒有將這些權利要求轉化為該思想的專利應用，產生創造性概念。因此，585 專利的權利要求 1

73、-19 不滿足專利適格性。4.典型意義 涵蓋商業方法的發明因為其特性，很容易落入不符合美國專利法 101 條的專中國(深圳)知識產權保護中心 18 利適格性的境地。Mayo 和 Alice 案確立了兩步框架，自此，對于專利適格性的判斷均基于此，涵蓋商業方法的專利也不例外。使用 Alice 框架的關鍵在于法定排除范圍之外的附加元素是否能使發明明顯超出法定排除本身，如果答案是肯定的，那么它就滿足了申請專利的條件。僅僅將傳統的商業方法與計算機結合，或者由計算機系統執行，將不再具有專利適格性。涵蓋商業方法的發明需要解決特定的技術問題，而非由計算機系統執行常規由人員和紙筆執行的方法。中國(深圳)知識產權

74、保護中心 19 1.5 Unwired Planet,LLC v.Google Inc.,841 F.3d 1376-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1.案件事實 上訴人：Unwired Planet,LLC 被上訴人：Google Inc.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：撤銷原決定，發回重審 Unwired Planet,LLC 擁有 7,203,752 號美國專利（752 專利），該專利名為管理無線通信設備位置信息的方法和系統。該專利說明書描述的系統允許無線設備（如手機）的用戶設置“隱私偏好”，以決定是否允許“客戶端應用程序”

75、訪問其設備的位置信息。在操作中，客戶端應用程序將通過數據網絡向系統提交請求，要求提供所識別的無線通信設備的位置信息。然后，系統根據用戶的隱私偏好決定是否向客戶端應用程序提供所請求的位置信息。Google Inc.申請對752專利權利要求25-29提出涵蓋商業方法（CBM）復審，作為一個門檻事項，PTAB 首先審查了752 專利是否是一項 CBM 專利。PTAB 認為752 專利披露的信息表明，“客戶端應用程序”可能與服務提供商或商品提供商（如酒店、餐館或商店）相關聯，這些服務提供商或商品提供商希望知道其區域內有無線設備，以便向無線設備發送相關廣告。因此，752 專利權利要求 25所述的主題是服

76、務或產品銷售的金融活動的附帶或補充，權利要求 25 針對的是在金融產品或服務的實踐、行政或管理中執行數據處理或其他操作的方法。PTAB 對所有受質疑的權利要求啟動了 CBM 復審，啟動理由包括（1）權利要求 25-29 的主題不具有專利性；（2）權利要求 26 缺乏書面說明；（3）權利要求 25 相對于兩個參考文獻具有顯而易見性；以及（4）權利要求 25 相對于兩個參考文獻的不同組合具有顯而易見性。PTAB 審理后只支持了第（1）項請求，認為受質疑的權利要求涉及 101 條規定的無法獲得專利的主題。Unwired 提起上訴，稱 PTAB 在確定752 專利是否為 CBM 專利時采用了比美國專利

77、法案所規定的更寬泛的標準，這是錯誤的。其認為，被質疑的權利要求本身并未披露或以其他方式描述金融產品或服務，PTAB 對說明書中討論通過銷中國(深圳)知識產權保護中心 20 售廣告實現發明貨幣化的方法部分的依賴是不恰當的推測，并且其審查權利要求是否“附帶”或“補充”金融活動這些寬泛的術語與美國專利法案對所涵蓋專利的限制相沖突。2.法律分析 只有“涵蓋商業方法專利”才能進行 CBM 復審，美國專利發明法案將其定義為“主張用于執行數據處理或用于執行與金融產品或服務的實踐、經營或管理相關的類似操作的方法或相應裝置的專利，不包括技術專利”。在本案的裁決中，PTAB 并沒有采用法定定義。相反，PTAB 指

78、出，適當調查指“專利權利要求活動是否屬于具有金融性質的活動、附帶金融性質的活動或補充于金融的活動”。事實上，PTAB 認定752 專利為 CBM 專利所依據的唯一證據是與專利實踐相關的廣告可能導致產品或服務銷售的發生。這種“附帶”或“補充”的措辭在專利法中并不存在，其來源于參議員 Schumer對 CBM 條款法定定義的解釋建議的評論，并被專利商標局引用。然而聯邦巡回上訴法院認為一般性政策聲明并不具有法律約束力，如果不通過制定規則的方式將政策作為一項規則，機構就不能將一般性政策聲明作為法律來適用或引用。立法歷史也不能取代實際采用的法定定義，其可能包含不同的觀點。而且如果采用了專利商標局政策聲明

79、中的“附帶”和“補充”措辭而不是法定定義，會使國會對 CBM 專利定義的限制變得多余。例如，在銀行保險庫中特別有效的新型燈泡專利因為其在銀行中的附帶或補充用途而成為 CBM 專利，涉及一種方法和相應裝置的專利因為其實踐可能涉及商品或服務的潛在銷售而成為 CBM 專利，這顯然是不合理的。3.判決結果 聯邦巡回上訴法院撤銷了 PTAB 的最終書面決定，并將此案發回重審，以根據本意見對752 專利是否為 CBM 專利作出裁決。4.典型意義 涵蓋商業方法（CBM）復審是美國專利法案創立的一項過渡程序，目前已經中國(深圳)知識產權保護中心 21 終止。只有非技術專利，且是用于執行數據處理或用于執行與金融

80、產品或服務的實踐、經營或管理相關的類似操作的方法或相應裝置的專利才能進行CBM復審。另外，一般政策性聲明、立法歷史中的辯論等未寫入成文法律中的內容均不能作為法律來適用或依賴。中國(深圳)知識產權保護中心 22 1.6 ENFISH,LLC v.Microsoft Corp.,822 F.3d 1327-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1.案件事實 原告/上訴人：ENFISH,LLC 被告/被上訴人：Microsoft Corporation,Fiserv,Inc.,Intuit,Inc.,Sage Software,Inc.,Jack Henry&A

81、ssociates,Inc.審理機構：美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：爭議的權利要求具有專利資格，案件被發回作進一步審理 Enfish 于 2000 年底獲得 6,151,604 號美國專利（604 專利）和 6,163,775 號美國專利（775 專利）。兩者均要求 1995 年 3 月提交的同一申請的優先權。這兩項專利保護的是一種應用于計算機數據庫的邏輯模型，與傳統邏輯模型相反，專利中將所有數據實體都包含在一個表中，列定義由同一表中的行提供，并將此描述為數據庫的“自參照”屬性，這樣可以提升數據庫的效率。2012 年 Enfish 起訴微軟等五家公司，指控微軟的 ADO.NET 產品侵犯了6

82、04專利和775 專利。聯邦地區法院應用了 Alice/Mayo 測試，認為爭議權利要求針對的是“在邏輯表格中存儲、組織和檢索記憶”的抽象概念，或者更簡單地說是“使用表格格式組織信息的概念”。另外，權利要求中的元素僅僅是利用公知的計算機硬件來運行一個常規的使用表格的方法，因此沒有明顯多于非適格主題的發明概念。聯邦地區法院最終判定兩個涉案專利由于涉及抽象概念而不屬于美國專利法 101 條的專利適格主題，因此無效。Enfish 不服并提起上訴。2.法律分析 上訴法院認為，在 Alice 案中最高法院并未認定計算機相關技術的所有改進本質上都是抽象的。事實上，計算機相關技術的某些改進，例如芯片架構、L

83、ED顯示屏等，毫無疑問并不是抽象的。就像硬件的改進一樣，上訴法院也不認為針對軟件的權利要求本質上是抽象的，因此只能在 Alice/Mayo 測試的第二步進行適當分析。軟件可以對計算機技術進行非抽象的改進，就像硬件改進一樣，有時中國(深圳)知識產權保護中心 23 改進可以通過兩種途徑實現。因此，在 Alice/Mayo 測試的第一步有必要考察權利要求是針對計算機功能的改進還是僅涉及抽象概念。如果專利發明的目的是改善計算機的功能，而非簡單地將眾所周知的商業活動實踐或數學方程通過傳統的計算機硬件來實施，則一般不屬于抽象概念。本案中，Alice/Mayo 測試的第一步的重點是要確認“計算機數據庫的自參

84、照表”是對計算機能力的改進，還是涉及抽象概念，而計算機僅僅作為工具使用。權利要求不是簡單地針對任何形式的表格數據存儲，而是專門針對計算機數據庫的自引用表，該自引用表的功能與傳統數據庫結構不同，而且與傳統數據庫相比，本發明的權利要求還具有靈活性更強、搜索速度更快、所需內存更小的優點。其重點顯然是對計算機功能本身的改進，而聯邦地區法院認為權利要求僅僅是針對“使用表格格式組織信息的概念”，則過分簡化了權利要求中的自我參照部分，淡化了發明的有益效果。由于權利要求并不涉及 Alice/Mayo 測試第一步中的抽象概念，因此不需要繼續進行該測試的第二步。3.判決結果 上訴法院審理后，推翻了聯邦地區法院根據

85、 101 條的判決，認為上訴的五項權利要求均具有專利資格。撤銷了聯邦地區法院根據 102 條的判決，認為爭議的兩項權利要求未被在先公開。最后，維持了聯邦地區法院作出的不侵權決定。上訴法院決定將此案發回聯邦地區法院進一步審理。4.典型意義 本案是在 Alice 案之后，為數不多的在關于專利適格性的無效挑戰中存活下來的軟件專利。其重要意義在于，聯邦巡回上訴法院確認了某些軟件專利并不當然屬于抽象概念，需要 Alice/Mayo 測試的第一步確定其是否是抽象概念，而不是僅僅只能依靠在測試的第二步中證明其具有發明概念來尋求維持有效。而在此案之后 PTAB 也迅速地遵照了此案判決，這對于廣大軟件專利申請人

86、來說無疑是一件好事。中國(深圳)知識產權保護中心 24 新穎性新穎性 新穎性是指發明應該是“新的”，這是可專利性的最基本的規定之一。通常來講，如果一個現有技術揭示了一個發明的所有特征要素，那么該發明則會被認為是不符合新穎性要求的。在美國專利法中，新穎性（Novelty）的核心理念是，如果公眾已經知道或使用過某個發明，那么這個發明就不應該再獲得專利。美國專利法 102 條規定了發明專利的新穎性：一個人有權獲得專利，除非（1）要求保護的發明在其有效申請日之前已獲得專利、在印刷出版物中披露、被公開使用、被銷售或以其他方式向公眾提供；或（2）要求保護的發明在美國專利、公開的美國專利申請或公開的 PCT

87、 申請中被披露，且該專利或申請指定了另一位發明人，并在要求保護的發明有效申請日之前被有效提交。專利法 102 條中還規定了不影響發明新穎性的例外情況：（1）如果對發明的公開披露是由發明者或從發明者處獲得相關信息的第三人直接或間接造成的，并且這種公開發生在專利申請日期前的 1 年以內；（2）所披露的發明在被披露之前已由發明人或從發明者處獲得相關信息的第三人直接或間接公開披露，并且這種公開發生在專利申請日期前的 1 年以內；（3）如果公開披露出現在其他專利或專利申請中，但被披露的內容是從發明者或從發明者處獲得相關信息的第三人處獲得的。下面以具體案例來說明，新穎性在專利無效中的應用。1.7 Ex p

88、arte Mumin Ransom and Philip John Stroffolino,2018-003659-PTAB,1.案件事實 上訴人：Mumin Ransom and Philip John Stroffolino 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：287 申請權利要求具有新穎性 上訴人 Mumin Ransom 和 Philip John Stroffolino 提交了 14/570,243 號（243申請）美國專利申請，該申請涉及一種方法，允許消費者在媒體控制期間通過以中國(深圳)知識產權保護中心 25 下方式查看廣告：（i）同時顯示廣告和節目（即權利要求所

89、述的第一和第二內容）；或（ii）當第二內容項的持續時間等于或小于第一內容項的持續時間時，使用所請求的第一內容項的查看速度和持續時間顯示第二內容項。243 申請的權利要求 1 代表了該申請的主題內容，其內容如下：一種方法，包括：由內容管理設備接收來自用戶設備的第一媒體控制請求，同時實時輸出顯示第一內容項目，第一媒體控制請求包括識別第一內容項目的標識符；由內容管理設備確定與第一媒體控制請求相關聯的第一內容項的時間點。內容管理設備根據以下信息確定第二內容項：與第一媒體控制請求相關聯的第一內容項的時間點、第一內容項和與第一媒體控制請求相關聯的所請求的觀看速度；以及，由內容管理設備控制用戶設備同時顯示第

90、一內容項和第二內容項。專利審查員判定243 申請的多項權利要求不符合新穎性要求，認為現有技術 Carlucci 已經公開了獨立權利要求 1、11 和 18 的所有特征，包括“包含一個標識第一內容項的標識符的控制請求”（權利要求 1 和 11）以及“第一內容項標識符”（權利要求 18）。上訴人認為，Carlucci 的與快進信息一起發送的 I-frame 標識符是審查員將其作為公開內容項標識符的依據，但該 I-frame 標識符沒有公開內容標識符，因為其沒有標識任何的內容項。審查員駁回了上訴人的287 申請，上訴人對該決定提起了上訴。2.法律分析 當單一的現有技術明示或固有地描述了權利要求中列出

91、的每一個構成元素時，該權利要求則被視為已被現有技術公開，從而喪失新穎性。本案中，根據上訴人的說明書，一個媒體控制請求（例如一個快進請求）包含“具有可播放內容的一個內容項和內容元數據”，該元數據包括一個“內容標識符（例如，內容 id）”。權利要求所述的“第一內容項標識符可以包括任何唯一的代碼，該代碼唯一地標識一個第一內容項”。根據現有技術 Carlucci 的描述，其運行原理為：用戶通過在遙控器上按快進鍵發出快進命令來快進節目；作為響應，Carlucci 的終端發出一個“快進消息”，并且這個快進消息包括一個快進啟動命令、用戶指定的快進速度和最后登記的 I-中國(深圳)知識產權保護中心 26 fr

92、ame 標識符；處理器讀取接收到的快進消息后，檢索與機頂盒終端關聯的“記錄”，并使用該“記錄”了解當前正在傳輸的節目身份；然后，基于接收到的快進消息中的最后一個 I-frame 標識符，處理器確定用戶是否在節目段或是商業廣告段期間發出了該快進命令。綜合來看，Carlucci 的“記錄”對應的是287 申請權利要求中所述的內容項標識符，而最后的 I-frame 標識符用于確定節目內容的位置。此外，根據287 申請獨立權利要求 1、11 和 18 的要求，Carlucci 的“記錄”也不是用戶設備輸入發送的快進消息的一部分?；趯σ陨蟽热莸姆治?，PTAB 認為：（i）I-frame 標識符不識別內

93、容項；（ii）最后登記的 I-frame 標識符不識別內容項是因為 Carlucci 的系統在接收到快進消息之后才檢索“記錄”；以及（iii）雖然 Carlucci 披露了使用“快進消息”，但 Carlucci沒有披露該“快進消息”包括任何內容標識符。根據以上 Carlucci 和287 申請權利要求構成要素的區別，PTAB 認為 Carlucci 未能公開出287 申請權利要求的每一個限制元素，因此其未喪失新穎性。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為287 申請權利要求未喪失新穎性，推翻審查員對該問題的原判定。4.典型意義 本案中，PTAB 結合專利說明書，將受挑戰權利要求中的每一

94、個限制元素與現有技術作對比。通過比較兩者間的區別，確定出在現有技術中未出現的限制元素，最終對權利要求的新穎性作出肯定性的判定。在無效過程中，往往不能單純以術語的表面意思來確定權利要求的保護范圍，而要根據說明書等對權利要求特征做出解釋。中國(深圳)知識產權保護中心 27 1.8 Albany International Corp.v.Kimberly-Clark Worldwide,Inc.,PGR 2021-00019-PTAB,1.案件事實 請求人：Albany International Corp.專利權人：Kimberly-Clark Worldwide,Inc.審理機構：專利審查與上訴

95、委員會（PTAB）判決結果：授權后復審申請被駁回 Kimberly-Clark Worldwide,Inc.持有 10,584,444 號美國專利（444 專利），該專利描述了一種雙層造紙帶，用于通風干燥紙巾產品的制造。該造紙帶有第一編織層和第二非編織層，它們在層疊排列中連接在一起。編織層形成帶的機器接觸層由高度耐磨材料編織而成，而非編織層接觸初生的紙巾網。由于編織層具有由紗線編織成的“山脊和山谷”形狀的三維結構，因此在第一層和第二層之間存在空隙，非編織層位于其上。請求人對444 專利提出了授權后復審，認為444 專利的多項權利要求因不具有新穎性而無效。2.法律分析 根據 35 U.S.C.1

96、02，為了獲得專利，發明必須是有新穎性的。簡單地說，如果發明已經被公開、使用或者在發明之前已經被其他人所知，那么該發明可能不滿足新穎性要求，因此可能不會獲得專利。只有當單一的現有技術明示或固有地描述了受挑戰權利要求中列出的每一個構成元素時，該權利要求才被視為已被現有技術公開，從而喪失新穎性。除了專利和印刷出版物外，授權后復審考察的現有技術還包括在所述發明的有效申請日期之前已經在市場中在售的產品。本案中，請求人認為現有技術 Lefkowitz 公開了一個兩層成型織物，該織物有一個非編織層粘附到一個編織層上。請求人主張編織層在第一和第二的 x-y 平面中都有非平面的“山脊和山谷”結構，非編織層懸掛

97、在編織層的谷部上，并且由于脊和谷的結構，非編織層和編織層之間產生了空隙。專利權人認為，請求人沒有展示 Lefkowitz 在哪里教導了如權利要求 1 所述中國(深圳)知識產權保護中心 28 的“多個編織脊”或“多個編織谷”，并且沒有指明權利要求中所述的兩個“x-y平面”。專利權人認為，Lefkowitz 實質上是單平面的，并且請求人所說的空隙只是紗線之間的普通間隙，對于任何編織圖案都是普遍存在的。所以，專利權人認為 Lefkowitz 沒有公開如權利要求 1 所述的編織谷、第二個 x-y 平面、空隙空間或懸浮部分等權利要求要素。PTAB 采納了專利權人的觀點。盡管請求人聲稱 Lefkowitz

98、 表明其“編織層有非平面的脊和谷，每一個都在第一和第二個 x-y 平面上”，但 PTAB 認為請求人沒有指明在 Lefkowitz 中具體哪里公開了444 專利權利要求所主張的脊、谷和平面。此外，請求人提供了對 Lefkowitz 書面描述的一個長篇參考文獻以及十一幅圖紙，但請求人沒有充分地說明該描述和圖紙如何指明了444 專利權利要求所主張的脊、谷和平面。例如，請求人提供了 Lefkowitz 的一個圖紙的注解，用藍色箭頭標識出非編織層和編織層之間的所謂“空隙”。但是請求人沒有提供足夠的注解來確定Lefkowitz的成型織物中存在的444專利中的脊、谷或x-y平面。根據 35 U.S.C.3

99、22(a)(3)，一個授權后復審請求必須包含對每個權利要求挑戰的理由的具體證據，而請求人未能提供符合以上要求的“具體”證據?；谝陨显?，PTAB 認為請求人沒有證明 Lefkowitz 有可能公開444 專利的所有權利要求要素。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為請求人未能初步證明444 專利的權利要求不具有新穎性，請求人的授權后復審申請被駁回。4.典型意義 為了滿足新穎性要求，專利發明必須與現有技術存在明顯的區別，并且在申請專利前沒有被公之于眾。本案中，PTAB 通過對兩種織物發明進行特點對比，得出現有技術并未包含受挑戰權利要求的每個元素的結論，最終判定受挑戰的專利權利要求具備新

100、穎性。在請求書中針對無效理由進行詳細陳述是對請求人的舉證要求，僅以模糊的語言指出現有技術公開了權利要求的技術特征將不被支持。中國(深圳)知識產權保護中心 29 1.9 Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.v.Qinetiq Limited,PGR2023-00003-PTAB,1.案件事實 請求人：Dynaenergetics Europe GMBH and Dynaenergetics US,Inc.專利權人：Qinetiq Limited 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：授權后復審申請被批準 Qine

101、tiq Limited 持有 11,215,039 號美國專利（039 專利），該專利名為“聚能射孔彈和改造聚能射孔彈的方法”，該申請于 2013 年 12 月 13 日提交。039 專利的說明書總體上公開了在石油和天然氣行業中用于水力壓裂過程的穿孔器，已知的穿孔器構成部件包括藥盒、炸藥組成和襯管，039 專利權利要求 1-5 涉及襯管部件形狀的設計變化。039 專利的獨立權利要求 1 是權利要求主題的代表，其內容如下：一種用于油/氣井射孔器的增強型異形裝藥襯管設計的制造方法，該射孔器可在巖層中形成所需的孔形，該方法包括：將所需孔形與已知襯管設計庫進行比較，該設計庫包含目前每個已知的與襯管設計

102、形成的孔形有關的數據；從已知襯管設計中選擇一個設計，用該設計產生的孔形與所需孔形尋求最佳匹配；改變所選襯管設計的至少一個參數，以形成修改后的襯管設計；對修改后的襯管設計產生的孔形進行建模；重復改變設計和建模步驟，直到修改后的襯管設計的孔形趨近于所需的孔形，從而形成最終的襯管設計；以及根據最終的襯管設計形成增強型的成型裝藥襯管。請求人對 039 專利提出了授權后復審申請，認為039 專利的權利要求 1-5 因不具有新穎性而無效。2.法律分析 當單一的現有技術明示或固有地描述了權利要求中列出的每一個構成元素時，該權利要求則被視為已被現有技術公開，從而喪失新穎性。本案中，請求人認為現有技術 Davi

103、son 公開了039 專利權利要求 1 的每一個中國(深圳)知識產權保護中心 30 元素。Davison 是 1998 年 3 月在南非米德蘭特舉行的第 17 屆國際彈道學研討會上發表的一篇文章，題為性能卓越的爆炸流體設計井射孔器，該文章介紹了Davison 為提高噴射能量和穿透力而進行的穿孔器改進工作。Davison 描述了一個以錐形襯管為特征的基本穿孔器和一個以厚度可變的鐘形襯管為特征的改進型穿孔器。據 Davison 稱，基本設計所產生的穿孔逐漸變細，直徑變小，而改進設計所產生的穿孔則更深，直徑也不會變細。Davison 對其設計方法描述如下：（1）使用確定的 AUTODYN 2D 程序

104、計算穿孔器的噴射；（2）使用分析穿透理論計算孔的形狀；（3）推導計算出具有最大能量噴射和最大尺寸孔的襯管設計；（4）測試最優的設計；（5）不斷迭代，最終確定“最佳”設計。請求人認為 Davison 公開了039 專利權利要求 1 的每項限制要素。請求人列舉了權利要求 1 的每一個單獨要素，然后就 Davison 如何滿足了所敘述的要素提供了詳細說明。Mr.Davison 和 Mr.Serra 提供了兩份聲明書，Mr.Davison 還提供了附注圖紙以支持請求人的主張。在審查了請求人的申請書、Davison 的相關參考文獻和聲明書之后，并進一步考慮到專利權人沒有提交反對申請書的初步答復這一事實，

105、PTAB 認為請求人的指控已經有足夠的證據支持，授權后復審申請被批準。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為請求人已經證明現有技術 Davison 有極大可能公開039 專利的權利要求 1，請求人的授權后復審申請被批準。4.典型意義 為了判斷專利的新穎性，本案中 PTAB 通過將權利要求中的每個特征列出，并與現有技術進行逐一對比，以確認是否所有的特征都在某個單一的現有技術參考文件中被描述。在確定現有技術公開內容時，可以提供參考文獻輔助解釋。中國(深圳)知識產權保護中心 31 1.10 Incept LLC v.Palette Life Sciences,Inc.,Court of Ap

106、peals,Federal Circuit 2023 1.案件事實 原告：Incept LLC 被告：Palette Life Sciences,Inc.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：上訴法院確認了 PTAB 的決定，涉案專利被質疑的權利要求無效 Incept LLC 擁有 8,257,723 號美國專利（723 專利）和 7,744,913 號美國專利（913 專利），這兩件專利涉及利用輻射治療癌癥，特別是前列腺癌的改進方法。其中描述了在輻射目標組織和其他組織之間引入填充物的方法，以增加兩者之間的距離，從而減少非目標組織接收的輻射量。兩項專利的權利要求都描述了一種填充物

107、，具有以下特性：（1）生物相容性；（2）可注射；（3）患者體內的凝膠；（4）可生物降解/可通過生物降解去除；（5）在輻射目標和附近組織之間導入。Palette Life Sciences,Inc.提交了多方復審申請，認為723 專利的部分權利要求被 6,624,245 號美國專利（245 專利）在先公開，723 專利和913 專利的部分權利要求相對于245 專利、PCT 公開號 WO 94/25080，美國專利 6,210,314 號是顯而易見的。其中245 專利描述了一種在病人體內選定部位快速形成生物相容性凝膠的方法。PTAB 進行了多方復審，并作出最終書面決定，認為 Palette 已根據

108、請求書中提出的基于245 專利的理由，確定了受質疑的權利要求不可獲得專利，最終宣布受質疑的權利要求無效。Incept 不服并提起上訴。2.法律分析 本次主要關注專利權利要求在先公開的問題。如果一項現有技術參考文獻公開了權利要求中的所有特征，并以與權利要求中相同的方式排列或組合，則該參考文獻將在先公開專利權利要求。本案中，Incept 認為，PTAB 錯誤地認為使用245 專利中披露的內容可以教導拼湊出723 專利權利要求的特征。245 專利教導了一種復雜的、多步驟的凝膠工藝，其中包括在眾多材料和特性中挑選和選擇，因此245 專利描述了數百萬甚中國(深圳)知識產權保護中心 32 至數十億種不同的

109、可能成分，每種成分都具有不同的特性。Incept 依據法院的案例解釋說，當現有技術參考文獻描述了一個屬，而被質疑的權利要求列舉了該屬中的一個種時，是否在先公開就取決于該屬是否屬于確定和有限的類別，以至于本領域的普通技術人員可以立即想到該屬的每個成員。聯邦巡回上訴法院認為 PTAB 并沒有從245 專利的不同教導中挑選特征，相反，其明確描述了與被質疑為在先公開的723 專利權利要求中提到的組合物具有相同特征并用于相同目的的組合物。盡管245 專利公開了其組合物中每種成分的各種選擇，但這并不改變其對723 專利中總體特征的披露。此外，723 專利的權利要求并不涉及屬于245 專利所述組合物“屬”中

110、的一個“種”。相反，723專利的權利要求針對的是一種引入具有某些一般品質的填料的方法，而245 專利的組合物也被描述為具有這些一般品質。在此情況下，Incept 不能利用245 專利描述了多種組合物這一事實來逃避對在先公開的認定，因為熟練的技術人員會理解245 專利的組合物具有與723 專利權利要求中的組合物相同的一般性質。專利權人還提出245 專利沒有披露相關填充物可以完全生物降解和填充物置于器官和附近的病體組織之間這兩個特征，但是，聯邦巡回上訴法院認為根據245 專利中記載的內容以及專家證詞有充分的證據判斷245 專利披露了這些技術特征。因此，聯邦巡回上訴法院認為 PTAB 對723 專利

111、的在先公開分析不存在法律錯誤，并且存在大量證據支持其調查結果。3.判決結果 上訴法院審理后認為 PTAB 關于在先公開和顯而易見性問題的決定沒有錯誤，最終確認了 PTAB 的決定，涉案專利被質疑的權利要求無效。4.典型意義 美國專利中在先公開的問題要求在一篇現有技術文獻中公開爭議權利要求的所有技術特征，而且應當是從現有技術文獻中的一個技術教導中公開爭議權利要求中的所有技術特征，而不能只是通過從不同的技術教導中拼湊出來的。如果現有技術文獻中公開了上位概念，并給出了多個實施例，而爭議權利要求也是包含相同性質的概念，給出的多個實施例并不會存在拼湊問題而影響在先公開問題中國(深圳)知識產權保護中心 3

112、3 的判斷。如果爭議權利要求請求保護的是該上位概念的一個下位概念，是否在先公開則需要考慮該上位概念是否屬于確定和有限的類別。中國(深圳)知識產權保護中心 34 1.11 Junker v.Medical Components,Inc.,25 F.4th 1027-Court of Appeals,Federal Circuit 2022 1.案件事實 原告/被上訴人：Larry G.Junker 被告/上訴人：Medical Components,Inc.,Martech Medical Products,Inc.審理機構：美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：涉案專利因 on-sale bar 而

113、無效 Larry G.Junker 是美國設計專利 D450,839 號（D839）的發明人，該專利于2000 年 2 月 7 日提交，是針對某種手術用導管鞘手柄的設計，為帶有耳狀的兩半的把手，使醫生在導管插入過程中更容易抓住導管鞘，當移除時方便被剝離為兩部分。Junker 在提出發明構想之后因自身沒有產品生產能力，于 1998 年與醫療器械公司 Galt Medical 的創始人 James Eddings 建立了業務關系，并在 1998 年 8 月簽署了保密協議后將導管鞘手柄的設計告訴了 Eddings。Eddings 成立了一家新公司 Xentek Medical，開發、制造和銷售可撕式

114、導管鞘產品，并于 1999 年 1 月向Junker 提供了產品原型。與此同時，自 1999 年 1 月起，Eddings 開始以 Xentek公司的名義和 Boston Scientific Corporation 洽談這項產品業務。在 1999 年 1 月 8日的一封信函中詳細說明了各種尺寸的可剝離導管鞘產品的批量定價信息。2013 年，Junker 起訴本案被告侵犯其專利權，被告提出的一項爭議是上述信函是否構成美國專利法中規定的銷售從而造成專利無效。聯邦地區法院判決該信函只是洽談邀請，不構成商業訂購要約，故不造成專利無效。2.法律分析 根據美國專利法的規定，在關鍵日期（AIA 之前為發明

115、做出日，AIA 之后為美國申請專利之日）前一年以上，發明在美國銷售，則專利申請無效。如果在關鍵日期之前，所申請的發明是（1）商業銷售要約的標的物、（2）準備好的申請專利，就會觸發本款規定的銷售限制（on-sale bar）。雙方對本案中的一個重要事實沒有爭議，即雙方一致認為 1999 年 1 月 8 日的信函描述的產品體現了所要求中國(深圳)知識產權保護中心 35 的設計，所主張的設計已準備好申請專利。因此，本案的問題是該信函是否屬于出售所主張的設計的商業要約，或者僅僅是表明雙方正在進行初步談判的報價。在此，需要考慮本案中的具體事實和情況，同時適用傳統的合同法原則，只有達到商業銷售要約水平的要

116、約，即另一方可以通過簡單地接受（假定對價）使之成為具有約束力的合同的要約，才構成該條款下的銷售要約。在確定要約是否已經發出時，相關因素包括之前任何詢問的條件、建議交易條件的完整性以及通信的對象人數?？紤]到 1999 年 1 月 8 日信函中的措辭，Xentek 直接回應了 Boston Scientific 的詢價，而且該信只寫給 Boston Scientific。這表明這封信不是主動提出的報價或談判邀請，而是向 Boston Scientific 公司提出的采取進一步行動的具體要約。另外，該信函中還包含一些典型的商業合同必備條款，如信中明確指出所提供的價格為“散裝、非無菌裝運”的價格。最后

117、，也是最重要的一點是，Xentek 在信中明確說明了可剝離鞘產品的多種不同購買選擇。雖然這封信最后邀請當面進一步討論 Boston Scientific 的具體要求，但表達將來做生意的愿望并不能否定當時正在討論的交易的商業性質。因此，聯邦巡回上訴法院認為這封信中相關商業銷售條款的完整性表明，這封信不僅僅是進一步談判的邀請，而是多個銷售要約，Boston Scientific 本可以接受其中任何一個或多個要約，使雙方在合同中受到約束。3.判決結果 本案中，1999 年 1 月 8 日的信函是出售所主張的設計的商業要約，上訴法院決定推翻聯邦地區法院關于的判決，判決涉案專利無效。4.典型意義 本案中

118、，原告的外觀設計專利因為在關鍵日期前一年已經被合作伙伴對外提供商業要約而無效，進而原告無法獲得侵權賠償。值得注意的是，造成此案專利因on-sale bar而無效的行為并非出自發明人Junker的行為，而是其合作方Eddings的不當行為，但是 on-sale bar 并不考慮行為的主體，其理念是如果一個發明在法定時間前已先行進入商業化則發明人不再能獲得專利壟斷的權利。中國(深圳)知識產權保護中心 36 非顯而易見性非顯而易見性 在美國專利法中，非顯而易見性或顯著性（Non-Obviousness）是決定一個發明是否有資格獲得專利的關鍵要求之一。非顯而易見性的核心理念是，即使一個發明是新穎的，如

119、果這個發明對于在該技術領域的普通技術人員來說是顯而易見的，那么它就不應該獲得專利。美國專利法 103 條規定了發明專利的顯而易見性：“如果所要求的發明與現有技術之間存在差異，以至于在所要求的發明的有效申請日期之前，對于具有所要求的發明相關技術的普通技術人員來說，所要求的發明作為一個整體是顯而易見的，則盡管所要求的發明沒有按照 102 條（新穎性）的規定進行相同的公開，也不能獲得所要求的發明的專利權。專利性不應因發明的方式而被否定”。非顯而易見性是在 1952 年的專利法修改中引入專利法的，在 Graham 案中，法院首次引入了非顯而易見性的標準和方法判斷非顯而易見性通常要考察的因素包含：（1）

120、現有技術的范圍和內容；（2）權利要求的主題與現有技術之間的所有差異；（3）該技術對應的技術水平；以及（4）非顯而易見性的客觀證據。在最高法院判決 KSR 案后，美國專利商標局實施了新的審查指南，規定了非顯而易見性的判斷原則，給非顯而易見性的判斷帶來了更大的靈活性，并鼓勵審查員和法官采用更加綜合和全面的方法來評估顯而易見性，而不是僅僅依賴于固定和死板的判斷方法。下面以具體案例來說明，非顯而易見性在專利無效中的應用。1.12 KSR Intern.Co.v.Teleflex Inc.,550 US 398-Supreme Court 2007 1.案件事實 上訴人：KSR Internationa

121、l Co.被上訴人（專利權人）：Teleflex Inc.審理機構：美國最高法院 判決結果：撤銷原判，發回重審 Teleflex Inc.擁有 6,237,565 號美國專利（565 專利），該專利名為帶有節氣門中國(深圳)知識產權保護中心 37 電子控制裝置的可調油門踏板，其權利要求 4 描述了一種將電子傳感器與可調節汽車踏板相結合的機構，這樣踏板的位置信息就可以傳輸到控制車輛發動機油門的計算機。KSR International Co.是一家加拿大公司，生產和供應汽車零部件，包括踏板系統。2000 年通用汽車公司委托 KSR 為雪佛蘭和通用輕型卡車提供可調式踏板系統，這些汽車使用的是帶有計

122、算機控制油門的發動機，KSR 在其設計的可調油門踏板上增加了一個模塊化的電傳感器，使之成為電控的可調油門踏板。Teleflex 認為 KSR 侵犯了其565 專利的權利要求，雙方的爭議焦點最終集中于權利要求 4 上。KSR 主張，基于 5,010,782 號美國專利（782 專利，Asano申請，涉及可調節踏板）和 5,460,061 號美國專利（061 專利，Smith 申請，涉及電子控制踏板）的結合，涉案專利的權利要求 4 因顯而易見性而無效。聯邦地區法院判定該權利要求因顯而易見性無效。Teleflex 不服，上訴至聯邦巡回上訴法院，聯邦巡回上訴法院認為聯邦地區法院錯誤地運用了“教導啟示動

123、機”（teaching-suggestion-motivation，TSM）的判斷標準，TSM 標準是指，現有多份技術文獻的內容給出了明確的教導和啟示，使該領域的普通技術人員有動機將它們結合起來得到該新技術，則應當認定該新技術具有顯而易見性。而上述兩篇文獻并未存在具體的引發技術人員把電子元件與踏板相結合的動機的啟示，因而專利權有效。KSR 不服判決并上訴至最高法院。2.法律分析 TSM 測試中提出了一個重要的觀點：一個由若干元素組成的專利，不能僅僅通過證明每個元素在現有技術中是獨立存在的來證明顯而易見性，重要的是要確定一個理由，促使本行業的普通技術人員將這些元素組合成新的發明。然而這并不應該成

124、為確定顯而易見性時的僵化和強制性的公式。最高法院認為，我們要摒棄對教導、建議和動機等詞匯的刻板理解，不以形式主義概念來限制對顯而易見性的分析解讀。不要過度強調已發布文章及已授權專利明確內容的重要性。在諸多領域中，對明顯的技術或組件的討論可能較少，而市場需求往往是推動設計趨勢的動力源。對于那些在常規情況下沒有真正創新中國(深圳)知識產權保護中心 38 就會出現的進步予以專利保護，可能會阻礙技術進步，而且對于那些結合了先前已知元素的專利，可能會剝奪先前發明的價值或效用。聯邦巡回上訴法院分析中的缺陷主要與它對顯而易見性調查的狹隘概念有關，這是其應用 TSM 測試的結果。首先，聯邦巡回上訴法院錯誤地認

125、為法院和專利審查員應當將注意力集中于專利權人試圖解決的問題。但是在正確的分析下，本領域已知的、由專利解決的任何問題或需求，都可以成為以所要求保護的方式組合要素的理由。其次，聯邦巡回上訴法院對于本領域普遍技術人員的認識存在誤解，認為他們只會被引導至解決相同問題的現有技術元素。法院錯誤地得出結論，鑒于Asano 的主要目標是解決恒定比率問題，考慮將傳感器安裝在可調節踏板上的發明者，沒有理由將其安裝在 Asano 的踏板上。而實際上，某些物品可能具有超出其主要目的的明顯用途，本領域技術人員通常能夠將多項專利的教導像拼圖一樣拼湊在一起。無論 Asano 主要目的如何，它都提供了具有固定樞軸點的可調節踏

126、板的示例，并且現有技術中還可以證明此類樞軸點是傳感器的理想安裝位置。第三，聯邦巡回上訴法院錯誤地認為，不能僅僅通過表明要嘗試的要素的組合就可以證明專利權利要求是顯而易見的。當面對解決問題的設計需求和市場壓力，且存在有限可預測的解決方案時，本領域技術人員擁有充足的理由，在其技術知識范圍內尋找已知的選擇。若這導致預期的成功，那么這很可能不是創新的成果，而是普通技術和常識的體現。3.判決結果 最高法院認為聯邦巡回上訴法院適用 TSM 判斷準則過于僵化，從而不適當地將權利要求的保護范圍延伸到了顯而易見的區域，因而推翻上訴法院的判決，將案件發回重審。4.典型意義 本案本質是關于創造性高度的討論。依照美國

127、聯邦最高法院根據此案定義的創造性評價標準，由現有技術簡單組合的方案，無論文獻是否存在明確的啟示，只要方案容易被本領域技術人員聯想到，它可能因為達不到專利創造性的高度要中國(深圳)知識產權保護中心 39 求而被駁回申請。因此，本案可被視為 Graham 案之后美國創造性審查標準的一個新的里程碑。在本案之后，美國專利審查關于顯而易見性的駁回方式發生了極大地改變，多個此前有效的爭辯方式失效，例如缺乏現有技術中的明確啟示、現有技術與涉案專利不是類似的技術領域、基于事后認知組合現有技術等。這對申請人提出了更高的要求。中國(深圳)知識產權保護中心 40 1.13 Mylan Pharmaceuticals

128、 Inc.v.Nissan Chemical Industries,Ltd.,IPR 2015-01069-PTAB 1.案件事實 請求人：Mylan Pharmaceuticals Inc.專利權人：Nissan Chemical Industries,Ltd.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：PTAB 駁回多方復審申請 Nissan Chemical Industries,Ltd.持有 5,856,336 號美國專利（336 專利），該專利披露了一種具有喹啉環的甲烯酮內酯衍生物 pitavastatin 及其作為藥物用于降低高脂血癥、高脂蛋白血癥或動脈硬化的用途。請求人提

129、交了針對336 專利權利要求 1 和 2 的多方復審申請，其認為336專利權利要求 1 和 2 因顯而易見性而無效。專利權人對此提交了初步答復。在考慮雙方提交的材料后，PTAB 認為請求人未能證明至少對其中一個受到質疑的權利要求有合理的可能性會取得勝利。因此，多方復審不予啟動。2.法律分析 在考察一個新的化學物質的顯而易見性時，法院通常會用兩個步驟加以判斷：首先，確定具有普通技能水平的化學家，是否會選擇與當前發明相關的在先化合物作為進一步研究發展的起點或將其作為先導化合物；其次，分析是否有足夠的理由及合理的成功預期，來改造先導化合物以制造當前的化合物發明。要證明一個化學新物質在結構上與類似的化

130、合物相比較是顯而易見的，需要證明現有化學物質本身的結構會指引化學家進行必要的化學結構修改以實現當前的發明。本案中，請求人主張現有技術曾披露了fluvastatin作為一個先導化合物，因為它被認為具有優異的體外活性，并證明對體內膽固醇生物合成抑制活性相對較高。請求人認為，“普通技能的人”會考慮進一步優化 fluvastatin 可用的邏輯結構途徑，以制造出由336 專利權利要求所涵蓋的化合物 pitavastatin，并且該種優化對于普通技能的人來說僅僅是行業內的常規操作步驟。中國(深圳)知識產權保護中心 41 PTAB 認為，從 fluvastatin 到合成 pitavastatin 所需的

131、步驟并不構成請求人所稱的常規優化步驟。修改 fluvastatin 結構并生成 pitavastatin 的過程將需要一系列的化學改變，每一步驟都有一系列可能的組合，需要大量的科學猜測并關注多種參數變化才能得到最終的化合物 pitavastatin。例如，如果僅關注將異丙基修改為環丙基，那么現有技術并沒有明確指導擁有普通技能的技術人員使用環丙基，更未指導過在喹啉環的 2 位置放置一個環丙基以得到化合物 pitavastatin。3.判決結果 PTAB 作出書面決定，認為請求人并未證明具有合理的可能性表明336 專利的權利要求 1 和 2 因其顯而易見性而無效，請求人的多方復審請求被駁回。4.典

132、型意義 在本案中，PTAB 對化學合成新物質的顯而易見性進行了分析，并給出了明確的判斷標準。在藥用化合物的專利申請中，很多發明點集中在針對母核結構進行取代，從而獲得更好的治療效果。因此在創造性判斷時，審查員經常使用“用一個已知的元素簡單地替代另一個元素以獲得可預知的結果”這一理論依據。此時對申請人來說，就需要著重強調這種替代的可預期的解決方案數量過于龐大而無法使得本領域技術人員集中在特定方向，或者缺乏合理的成功預期，甚至現有技術中可能存在相反教導。中國(深圳)知識產權保護中心 42 1.14 Carefusion Corporation v.Baxter International,Inc.,

133、IPR2016-01460-PTAB 1.案件事實 請求人：Carefusion Corporation 專利權人：Baxter International,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：034 專利權利要求 1 是顯而易見的 Baxter International,Inc.持有 5,764,034 號（034 專利）美國專利，該專利公開了一種用于輸液泵的電池電量計，它“不僅通過監測電壓，還通過監測從電池中流出的電流大小來估計電池的剩余時間”。請求人對專利權人的034 專利的權利要求 1-4 和 9-12 提起了多方復審程序申請。PTAB 對權利要求 1-4 啟

134、動了多方復審，理由是該權利要求與在先技術Layman 和 Gargano 的指引相比不具有顯而易見性。2.法律分析 顯而易見性的問題分析是根據基本事實確定的，考察因素包括：（1）現有技術的范圍和內容；（2）權利要求的主題與現有技術之間的所有差異；（3）該技術對應的技術水平；以及（4）非顯而易見性的客觀證據。對于非顯而易見性的客觀證據，專利權人認為在034 專利之前不久提交的許多的專利客觀地證明，034 專利申請提交時的行業常規認知是“監測電池電壓，并根據低電池電壓的測量在輸液泵中觸發低電池警報”。根據專利權人的說法，這表明034 專利與行業公認的認知背道而馳，客觀地證明了034 專利的非顯而易

135、見性。然而，PTAB 未采納以上論點。PTAB 認為，同樣在034 號專利之前提交的在先技術Layman明確公開了使用剩余電池運行時間指示器來警告操作者電池壽命即將耗盡。此外，同樣在034 號專利之前提交的在先技術 Gargano 明確公開了當剩余電池時間達到預定水平時發出電池電量警告。因此，PTAB 不認為034 號專利與傳統行業觀念相違背。此外，被質疑的034 號專利權利要求并沒有敘述究中國(深圳)知識產權保護中心 43 竟是什么指標觸發了所聲稱的電量警報和提示。因此，專利權人所提供的證據不能夠表明根據電壓“觸發任何低電量警報”的行業傳統觀念與被質疑權利要求的范圍相違背，因此不能夠否定被質

136、疑的034 號專利權利要求的顯而易見性。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認請求人已通過優勢證據的證明，對于普通技術水平的人來說，034 號專利權利要求 1 是顯而易見的。4.典型意義 在本案中，PTAB 對034 號專利的顯而易見性進行判定，通過對本專利的創新點與大量在先技術進行比對，得出034 號專利與在先技術比并沒有體現出它在行業觀念上的“背道而馳”，因此不能否認其顯而易見性。專利申請人或專利權人往往試圖提供多篇現有技術來證明現有技術中存在某種技術問題或技術偏見，但這種做法可以通過提供相反的文獻而失效。中國(深圳)知識產權保護中心 44 1.15 Southwire Co.v.

137、Cerro Wire LLC,870 F.3d 1306-Court of Appeals,Federal Circuit 2017 1.案件事實 上訴人：Southwire Company 被上訴人：Cerro Wire LLC,fka Cerro Wire,Inc.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：維持原判，涉案專利無效 Southwire Co.擁有 7,557,301 號美國專利（301 專利），該專利涉及一種制造電纜的方法，將潤滑劑摻入外護套中，使得潤滑劑遷移到護套表面，從而減少安裝所需的拉力，其權利要求 1 中有這樣的限定，“成品電纜的特性是，在四塊 24木塊上的

138、相應孔中安裝電纜所需的力至少比在相應孔中安裝相同類型和尺寸的無潤滑電纜所需的力減少 30%”。Cerro Wire LLC 對301 專利提起了多方復審請求，其中涉及的主要證據是6,160,940 號美國專利（940 專利），該專利描述了一種適合安裝在電纜通道中的光纖電纜，并教導說為了減少電纜拉力的阻力，用于形成電纜的塑料材料可以包括一種減少摩擦的添加劑，例如脂肪酸和硅油，這種添加劑可以遷移到電纜護套的表面。但940 專利沒有明確說明減摩添加劑可以將拉力降低“至少約30%”。專利審查與上訴委員會認為鑒于其他參考文獻，940 專利的成品電纜“具有安裝所述電纜所需的力至少減少 30%的特性”，因為

139、該特性“是按照方法步驟制造電纜的固有結果”（固有性）。并解釋說如果所要求保護的產品和現有技術的產品是通過相同或基本相同的工藝生產的，則已經建立了在先公開或顯而易見的初步證據。940 專利中的潤滑劑將實現發明所聲稱的拉力減小，并教導了相同的方法步驟，即擠壓由含有潤滑劑的塑料材料形成的電纜護套，使得潤滑劑遷移到表面護套的表面并潤滑電纜與電纜通道任何表面之間的界面。專利審查與上訴委員會最終作出決定認為受質疑的權利要求無效。Southwire 向聯邦巡回上訴法院提起上訴。2.法律分析 中國(深圳)知識產權保護中心 45 Southwire 認為專利審查與上訴委員會依據“固有性”作出顯而易見性的裁定是錯

140、誤的。940 專利并沒有固有地教導拉力至少減少約 30%，因為除非某項限制是必然存在的，即一直存在，否則就不是參考文獻中固有的。因此，專利審查與上訴委員會認為本領域技術人員有理由選擇潤滑劑濃度以達到減少 30%拉力的效果，這與固有性相反，固有性要求的是確定性，而不是實驗性。法院認同了 Southwire 關于委員會依據“固有性”作出顯而易見性的裁定是錯誤的觀點。其認為在顯而易見性的背景下使用固有性必須仔細限制，因為“可能固有的東西不一定是已知的”，而未知的東西不可能是顯而易見的。雖然法院承認固有性可以在顯而易見性分析中提供缺失的權利要求限制，但有爭議的限制必須存在才能被參考文獻固有公開。專利審

141、查與上訴委員會沒有引用任何證據表明，所要求的工藝必然會導致拉力降低 30%，而該工藝并不包含確保拉力降低的任何步驟。但是，法院認為專利審查與上訴委員會的錯誤是無害的。委員會進行了必要的基本事實認定，以支持顯而易見性的裁定。委員會發現，權利要求的方法與940專利具有相同的步驟以實現相同的目的，即減少電纜的拉力以方便安裝。僅僅因為940 專利未量化其所公開的實施例表明拉力的減小，并不能排除其工藝有可能實現至少 30%的拉力減少，特別是因為其聲稱的目的與301 專利的目的相同。沒有證據表明根據940 專利所披露的工藝，所聲稱的拉力降低 30%是出乎意料或無法實現的。另外，拉力減少 30%的限制是在之

142、前的復審中通過修改添加到權利要求中的，目的是克服現有技術，而在最初的書面說明中似乎并沒有對該限制進行重點描述。無論是專利本身還是 Southwire 在復審期間提供的任何證據都表明“至少減少約 30%”拉力的限制僅僅是一種舊工藝的觀察結果，而不是為了避開現有技術工藝才寫入權利要求中的。3.判決結果 涉案專利相對于現有技術不具備顯而易見性，法院最終確認了委員會的決定，涉案專利被宣告無效。中國(深圳)知識產權保護中心 46 4.典型意義 現有技術的某個固有特征可以用來評價權利要求的創造性，但要認定某個特征是固有的，這個特征必然要出現在現有技術中，而不能僅僅通過推斷其存在。對于方法權利要求，如果其方

143、法步驟和目的均與現有技術相同，而僅有對功能的限定與現有技術存在不同，除非能證明該功能是不可預期的或無法達到的，否則不具備顯而易見性。對于以數值特征限定的權利要求更是如此，在多國實踐中均有類似的判例，現有技術中實現了同方向的技術效果而沒有限定具體的數值時，僅僅是指出特定的數值并不會使權利要求具有創造性。預料不到的技術效果或是協同效應等可以用來輔助建立數值特征限定的權利要求的創造性。中國(深圳)知識產權保護中心 47 1.16 GMG Products LLC v.Traeger Pellet Grills LLC,PGR2019-00034-PTAB 1.案件事實 請求人：GMG Product

144、s LLC 專利權人：Traeger Pellet Grills LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：833 專利的權利要求 1-10 有效 Traeger Pellet Grills LLC 持有 10,218,833 號美國專利（833 專利），該專利涉及一種“用于控制戶外燒烤的移動應用程序”。該專利描述了用于遠程控制烹飪的計算機系統，其中“軟件應用程序被配置為可控制其他電子設備”。該計算機系統可以是一個“移動計算機系統”，它被配置為與遠程計算機系統（如云計算機系統）以及電子控制的設備（包括燒烤或煙熏設備）通信。電子硬件控制器可以被配置為基于來自遠程計算機系統的通信

145、來監控和控制設備的溫度、烹飪周期和燃料燃燒速率等參數。請求人認為833 專利不具有可專利性，因為基于各種在先發明，833 專利對于本領域具有普通技能的人是顯而易見的。請求人認為，833 專利下具有普通技能的人指“擁有計算機科學或等同領域的學士學位，并至少有兩年與互聯網連接、互聯網內容交付、網絡應用以及用戶應用編程或網頁界面設計相關的學術或行業經驗，并熟悉智能家居電器”的人。而專利權人辯稱，請求人對833 專利發明下“具有普通技能的人”的定義是不正確的，因為它沒有考慮到發明的背景。專利權人認為“具有普通技能的人”是指特別關注戶外設備控制的熟練工匠。2.法律分析 專利發明領域中的技能水平是一個事實

146、性的判斷，它為顯而易見性分析提供了客觀性的保證。確定專利發明領域中普通技能水平時需要考慮的因素包括：（1）發明者的教育水平；（2）發明中遇到的問題類型；（3）在先發明對于那些問題的解決方案；（4）創新的速度；（5）技術的復雜性；和（6）該領域活躍工作者的中國(深圳)知識產權保護中心 48 教育水平。這些因素并不是完備的，它們僅僅是確定發明領域中普通技能水平的指導。PTAB 認為，833 專利在其背景中討論“通過藍牙無線電將允許與附近的電子設備通信，包括設備所有者的手機或平板電腦”。833 專利進一步描述“藍牙無線電的范圍限制要求設備的用戶仍然需要在設備的一定近距離內活動”。因此，從833 專利

147、中可以明顯看出，藍牙作為一種通信技術，是先前的解決方案，用于允許與各種電子設備（包括家電和手機）通信。此外，833 專利的權利要求是針對各種元素（包括云、移動設備、發射器和接收器）之間的通信以及相應的軟件應用。833 專利還解釋，這些原則是“在云計算環境中實踐的”。因此，PTAB 確定833 專利的技術復雜性決定其相關的普通技能水平是需要了解計算機系統，特別是與多個設備通信的云計算環境。所以，請求人對于833專利所對應的普通技能水平的意見更為恰當。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認833 專利所對應的普通技能水平為“了解計算機系統，特別是了解與多個設備通信的云計算環境”。4.典型意

148、義 在本案中，PTAB 對專利顯而易見性分析中的“普通技能水平”進行了判定?！捌胀寄芩健钡呐卸▍⒖剂硕喾N因素，為顯而易見性分析提供了客觀性的保證。這點與中國實踐具有區別，中國的本領域技術人員的定義作為一個虛構的概念，更多考慮的是其所知曉的技術知識，而不會將其特化為具體的人群。中國(深圳)知識產權保護中心 49 1.17 Google Inc.v.At Home Bondholders Liquidating Trust,IPR2015-00657-PTAB 1.案件事實 請求人：Google Inc.專利權人：At Home Bondholders Liquidating Trust 審理

149、機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：045 專利的相關權利要求并不因為顯而易見性而無效 At Home Bondholders Liquidating Trust 持有 6,286,045 號美國專利（045 專利），該專利涉及一個存儲在計算機網絡上的信息系統，該系統允許通過連接到計算機網絡的終端直接或通過中間設備（如本地或代理服務器）來訪問這些信息。請求人認為045 專利不具有可專利性，因為基于各種現有技術，045 專利對于本領域具有普通技能的人是顯而易見的?；诖?，請求人認為，045 專利發明下具有普通技能的人至少應該有“計算機科學和/或相似領域的理學學士學位，或至少有 3 年

150、的基于網絡的信息管理和交付系統的經驗”。而專利權人在初步答復中辯稱，請求人對045 專利發明下“具有普通技能的人”的定義是不恰當的，因為請求人提出的定義會包含一個“有 3 年網頁設計經驗的人”，而這與045 專利的主題內容沒有關聯。專利權人認為其專利發明下具有普通技能的人至少應該有“計算機科學或類似領域的理學學士學位，或有 3 年以上基于網絡信息管理和交付系統編程的經驗”。2.法律分析 在判斷專利發明領域中的普通技能水平時，通常會對現有技術的普通技能水平進行參考并加以判斷。此外，對于當前專利具有普通技能水平的人，他們會被默認為了解相關的現有技術。PTAB 通過對045 專利運行機理的考察，認為

151、045 專利的相關普通技術人員必須通過基于網絡的信息管理和交付系統編程，來解決045 專利所描述的問題并實施相應的解決方案。因此，PTAB 認為該發明相關領域中的普通技能水平確實應包括至少 3 年的中國(深圳)知識產權保護中心 50 基于網絡的信息管理和交付系統的編程經驗。所以，對于045 專利，具有普通技能的技術人員至少應該擁有計算機科學或類似領域的學士學位，或 3 年基于網絡的信息管理和交付系統的編程經驗。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認045 專利所對應的普通技能水平為“至少擁有計算機科學或類似領域的學士學位，或 3 年基于網絡的信息管理和交付系統的編程經驗”。4.典型意義

152、 在本案中，PTAB 對專利顯而易見性分析中的“普通技能水平”進行了判定。PTAB 會參考現有技術相對應的“普通技能水平”，并結合當前專利實施所需要的具體技能進行綜合考慮。本案是另一個對普通技術水平進行定義的案例，可以看出對于普通技術水平的定義與發明內容緊密相關。中國(深圳)知識產權保護中心 51 1.18 FCA US LLC v.Signal IP,Inc.,IPR2015-01118-PTAB 1.案件事實 請求人：FCA US LLC 專利權人：Signal IP,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：PTAB 采納了請求人對于普通技能水平的定義 Signal I

153、P,Inc.持有 5,463,374 號美國專利（374 專利），該專利涉及一個車輛遠程控制系統和裝置，通過該裝置能夠監測汽車的輪胎壓力并同時使用無鑰匙進入等特殊功能。374 專利描述了使用同一個信號接收器并使用一個通用的信號通信格式，因此信號接收微處理器可以輕松處理任何來源的傳入數據。請求人認為374 專利不具有可專利性，因為基于各種現有技術，374 專利對于本領域具有普通技能的人是顯而易見的?；诖?，請求人認為，對于374 專利具有普通技能的人至少應該有“機械或電氣工程學士學位以及一至三年的車輛電子經驗，包括汽車部件設計的經驗”。專利權人對請求人的看法提出異議，但未表明其對于“普通技能水平

154、”定義的看法。2.法律分析 在判斷專利相對應的普通技能水平時，通常會考慮多種因素，包括“發明領域遇到的問題類型、針對各種問題的解決方案、創新的速度、技術的復雜性以及該領域活躍工作者的教育水平”。同時，現有技術也是判斷當前發明所對應的普通技能水平的重要參考指標。本案中，請求人通過引用來自 Dr.Lall 的證言來表明其判斷普通技能水平的依據。專利權人卻主張 PTAB 應該給予 Dr.Lall 的證詞較少的重視，因為該證詞只引述了本科學位的廣泛類別和經驗年數，并沒有提供對應關于普通技能水平的任何具體特定技能、學習或知識的任何解釋。PTAB 認為，Dr.Lall 提供的關于374 專利普通技能水平的

155、證詞并不是“結論性和/或缺乏事實依據”的，該證據的證明力并不會降低。Dr.Lall 關于“車輛中國(深圳)知識產權保護中心 52 電子經驗”和“汽車部件設計經驗”的證詞表明，通常有技能的工匠會通過獲得機械或電氣工程學士學位來學習相關的技能，正如獲得這些學位所要求的標準課程所教授的技能那樣。Dr.Lall 還通過他在奧本大學機械工程系擔任教授的職位的經歷，提到了他對這些工科類課程的熟悉。PTAB 還認為，其采納請求人對于普通技能水平的意見，是因為專利權人未提供任何對于“普通技能水平”的替代定義，也未能明確指出請求人所提供定義中不準確的地方。因請求人提出的“普通技能水平”定義與一個人為了理解和實施

156、374 專利及其現有技術所需的資格相一致，PTAB 采用了請求人提供的對于普通技能水平的定義。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認374 專利所對應的普通技能水平為“機械或電氣工程學士學位以及一至三年的車輛電子經驗，包括汽車部件設計的經驗”。4.典型意義 在本案中，PTAB 對專利顯而易見性分析中的“普通技能水平”進行了判定，PTAB 會參考專利領域證人的證言和證人本身的資質來綜合考量。此外，若專利權人不能夠提供對于“普通技能水平”具有說服力的定義，這也將對專利權人形成相對不利的局面。中國(深圳)知識產權保護中心 53 1.19 Celltrion,Inc.v.Genentech,I

157、nc.,IPR2017-01374-PTAB 1.案件事實 請求人：Celltrion,Inc.專利權人：Genentech,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：兩項有爭議的參考文件不屬于與213 專利相關的現有技術 Genentech,Inc.持有 6,407,213 號（213 專利）美國專利，該專利于 2002 年6 月 18 日授予給發明人 Leonard G.Presta 博士和 Paul J.Carter 博士，標題為“制備人源化抗體的方法”。根據專利說明書，該專利涉及一種“制備和使用變種抗體的方法”，尤其適用于免疫學和癌癥診斷和治療領域。請求人對專利權人的

158、213 專利的多項權利要求提起了多方復審程序，其認為 Kurrle 和 Queen 1990 是213 專利的現有技術。專利權人認為，在 Kurrle 和Queen 1990 的公開之前，即在 1990 年 7 月 26 日之前，213 專利權利要求的每個元素都已經被實際應用。2.法律分析 為了確定一項發明有更早的優先日，專利權人必須證明該發明被更早地投入到實際應用中，或者發明人對該發明擁有更早的構思并在后續以勤勉的方式將其投入到實際應用當中。本案中，Kurrle 于 1990 年 12 月 19 日發表，而 Queen 1990 于 1990 年 7 月26 日發表，這兩個日期都早于213

159、專利正文顯示的最早可能的優先權日期 1991年 6 月 14 日。所以，專利權人必須證明213 專利在 Kurrle 和 Queen 1990 發表前已經被實際應用。投入實際應用是一個基于輔助事實認定的法律問題。要證明一項發明被實際應用，發明人必須證明（1）所構建的發明實施樣品符合相關專利權利要求的所有限制；以及（2）發明人認識到該發明可用于其預期目的。為證明213 專利在 Kurrle 和 Queen 1990 發表前已經被投入到實際應用中，中國(深圳)知識產權保護中心 54 專利權人提供了如下證據：Dr.Carter 為他的筆記本中記錄的寡核苷酸提出的DNA 合成請求，該請求被至少四名非發

160、明人授權、批準并證實；John Ridgeway Brady 的聲明、筆記本和證詞，證明他為 Dr.Carter 表達和純化了六種人源化抗體變體，包括 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8；以及 Ann Roland、Tim Hotaling 和Monique Carver 的實驗室筆記，記錄了對變體 Fabs 和全長抗體變體的結合測定；Genentech 公司的一份內部備忘錄，其中報告了 1990 年 8 月 8 日的會議記錄（即在 Kurrle 的 1990 年 12 月 19 日出版日期很久之前，以及在 Queen 1990 的 1990年 7 月 26 日出版日期后的幾周內）

161、，祝賀 Dr.Carter 和 Dr.Presta“以驚人的速度使抗 HER2 Mab 4D5 人源化”。PTAB 綜合考慮專利權人提交的上述證據，認為專利權人已經充分地證明了在 Kurrle 和 Queen 1990 出版之前，其已經對 HuMAb4D5-5 和 HuMAb4D5-8 進行了實際應用，因此 Kurrle 和 Queen 1990 不再是與213 專利權利要求相關的現有技術。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認 Kurrle 和 Queen 1990 不屬于與213 專利權利要求相關的現有技術。4.典型意義 在本案中，PTAB 綜合考察了專利權人提交的若干關于其專利發

162、明被優先投入實際應用的證據，以此排除了兩項對專利有效性頗有威脅的現有技術。該案件對確定 AIA 之前申請案件的現有技術的范圍具有重要的參考價值。雖然在 AIA 之后，美國專利法從先發明制轉變為發明人先申請制，對于發明的實際做出日的認定將不再重要。但對于申請日為 2013 年 3 月 16 日之前的專利申請，該案例仍然具有重要的指引作用。尤其是對于藥品等領域，專利到期的最后幾年才是其收益的高峰期。中國(深圳)知識產權保護中心 55 1.20 Google LLC v.IPA Technologies Inc.,34 F.4th 1081-Court of Appeals,Federal Circ

163、uit 2022 1.案件事實 上訴人：Google LLC 被上訴人：IPA Technologies Inc.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：專利審查與上訴委員會在判斷對比文件是否由他人完成時存在未解決的問題，撤銷并發回重審 本案涉及 6,851,115 號美國專利（115 專利）和 7,069,560 號美國專利（560專利），這兩項專利由 SRI International 分別于 1999 年 1 月 5 日和 1999 年 3 月17 日提交，后轉讓給 IPA Technologies Inc。這兩件專利均將 David L.Martin 和Adam J.Che

164、yer 列為發明人。Google LLC 請求對兩篇專利進行多方復審，認為基于 Martin 對比文件，爭議權利要求是顯而易見的。Martin 對比文件為 Martin、Cheyer 和 Douglas B.Moran（三人均為 SRI 的雇員）共同撰寫的一篇題為“用開放代理架構構建分布式軟件系統”的學術論文，該論文發表于 1998 年 3 月 2325 日召開的第三屆智能代理和多代理技術實際應用國際會議的論文集上，并至少描述了115 專利和560 專利權利要求中所體現的部分技術。在115 專利的申請過程中，Martin 對比文件被引用作為現有技術。為獲得授權，SRI 提交了 Martin 和

165、 Cheyer 的發明人聲明，聲稱 Moran 不是 Martin 對比文件的共同發明人，從而使得 Martin 對比文件的作者與涉案專利的發明人相同，進而不能被作為現有技術。但是 Google 認為，Martin對比文件是他人的現有技術，因為它的發明人（Martin、Cheyer 和 Moran）不同于被質疑專利的發明人（Martin 和 Cheyer）。專利審查與上訴委員會啟動了復審程序，在審理后認為 Google 未能提供足夠的證據以證明 Moran 是 Martin 對比文件的發明人，因此 Martin 對比文件不能被視為現有技術，而 Google 請求書中的每項理由都基于 Marti

166、n 對比文件，因此委員會得出結論 Google 未證明任何受質疑的權利要求是無法申請專利的。Google 提起上訴。中國(深圳)知識產權保護中心 56 2.法律分析 根據 35 U.S.C.102（a）（pre-AIA）的規定，被用于評價一項涉案美國專利/申請是否具有專利性的現有技術不能與涉案專利/申請的發明人相同（完全相同）。所以，要使用 Martin 對比文件作為現有技術，需要證明其列明的作者之一 Moran是相關現有技術的共同發明人，從而使得 Martin 對比文件的發明人與涉案專利不完全相同。上訴法院認為在判斷一項專利對比文件是否由他人完成時，必須：（1）確定所述專利對比文件的哪些部分

167、作為現有技術來預測涉案專利權利要求的技術特征；（2）評估這些部分“由他人”構思的程度；（3）確定他人的貢獻與全部的公開內容相比是否足夠大，足以使他成為所述專利對比文件所用部分的共同發明人。另外，本案中，如果 Martin 對比文件公開了涉案專利所要求的發明的關鍵技術特征，而 Moran 實際上為 Martin 對比文件中的發明主題做出了貢獻，那么Moran 也為涉案專利的發明主題做出了貢獻。IPA 可以通過添加 Moran 為發明人，這樣 Moran 是 Martin 對比文件和涉案專利的共同發明人，那么 Martin 對比文件就不再是“他人”的現有技術。但如果 IPA 沒有實際要求更正專利的

168、發明人，Cheyer 和 Martin 會被推定為真正且唯一的發明人，這樣不能將采用上述的辯護理由。3.判決結果 本案中，Martin 對比文件可能構成現有技術使權利要求顯而易見。Moran 的證詞顯示其對相應技術作出了創造性貢獻。而 Cheyer 和 Martin 提供了與之相矛盾的證詞。本案的問題在于 Moran 的證詞最終是否應被采信，而專利審查與上訴委員會顯然沒有解決該問題。上訴法院最終決定撤銷專利審查與上訴委員會的決定并發回重審。4.典型意義 關于發明人的制度是中美專利制度差異較大的一個地方。美國專利制度以發中國(深圳)知識產權保護中心 57 明人為中心進行設計，其中規定了嚴格的發明

169、人制度，體現了對于發明者智力成果的尊重。雖然現行的美國發明法案（AIA）將先發明制（first to invent）修改為發明人先申請制（first inventor to file），但無論是 pre-AIA 還是 AIA 中規定的專利現有技術均明確要求作為現有技術的專利/申請的發明人是“他人”，即與在申請專利相比，發明人應當完全不同或者部分不同。另外 pre-AIA 規定的“專利”以及“出版物”類的現有技術的發明人也限定為“他人”。而中國的專利法中規定的現有技術和抵觸申請并沒有關于發明人的描述，即使完全相同的發明人的在先專利/申請文獻仍然有可能成為在后專利/申請的現有技術或者抵觸申請。中國

170、(深圳)知識產權保護中心 58 1.21 Ex parte Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck,2018-004207-PTAB,1.案件事實 上訴人：Andrea Schnell,Bernd Wittner,Claudia Hildwein,Ruth Dietrich,Reinhold Deppisch,Doris Deppisch,and Werner Beck 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結

171、果：663 申請權利要求未喪失非顯而易見性，審查員原判定被推翻 上訴人提交了 11/993,663 號（663 申請）美國專利申請，該申請涉及一種人體植入設備。663 申請的權利要求 28 描述了該發明的核心主題內容，其內容如下：一種可植入人體的血管通路裝置，包括具有開口的形狀記憶基底結構和具有開口的下部結構，下部結構適于細胞粘附、細胞移植和細胞增殖，用于將液體輸入/輸出人體或動物體。形狀記憶基底結構和下部結構允許細胞在通路裝置上和內部進行三維固定和整合。形狀記憶基底結構和下部結構共同構成一個“大體呈圓錐形的主體（a generally conical body）”形狀記憶基底結構作為圓錐形主

172、體的基部，適于接收針頭；定位端構成圓錐形主體的頂點，適于定位所述針頭的末端。專利審查員判定663 申請的多項權利要求不符合非顯而易見性要求，認為663 申請所涉及的發明相對于現有技術 Lambrecht 和 Klein 來說是顯而易見的。審查員駁回了上訴人的663 申請，上訴人對該決定提起了上訴。2.法律分析 本案上訴的全部焦點在于，審查員對 Lambrecht 結構的解釋是否合理，其是否屬于663 申請權利要求 28 中術語“大體呈圓錐形的主體”的含義范圍。Lambrecht 結構與普通圓錐體的不同之處在于，Lambrecht 結構缺少一個圓形的底面和頂點，兩者之間沒有呈直線的旋轉線。此外，

173、與普通圓錐體形狀相比，Lambrecht 結構還缺少一個通道結構。中國(深圳)知識產權保護中心 59 PTAB 認為，“大體”一詞允許發明設計偏離普通圓錐體的形狀，特別要考慮到上訴人使用“大體”一詞的目的是使權利要求能夠涵蓋他們的發明技術方案?？紤]到上訴人披露的結構，錐體兩側線性上的不完美性并不能將其完全排除在“大體呈圓錐形的主體”范圍之外。PTAB 認為，雖然上訴人在自己的公開材料中沒有說明任何其他屬于“大體呈圓錐形的主體”的類似結構，但同樣可以認為 Lambrecht 結構缺少的通道結構只占據了其結構總體積的一小部分，也不會影響任何人對 Lambrecht 結構是否為錐形的認識。最主要的問

174、題在于，對于 Lambrecht 結構，其本質上也只是沿著圓錐底面直徑和頂點之間進行平面切割而得到的半個圓錐體的形狀。審查員沒有提供任何事實證據來支持這樣的說法，即根據上訴人的說明書，本領域的技術人員會將像 Lambrecht 結構這樣最多類似于半個圓錐體的結構視為“大體呈圓錐形的主體”。審查員也沒有提供任何明確的權利要求解釋分析，也沒有仔細研究說明書或任何其他參考文獻，以證明在這一特定上下文中引用“大體”一詞所涉及的適當范圍和界限是為了使“大體呈圓錐形的主體”包括 Lambrecht 結構。鑒于以上原因，以及審查員沒有依據其他參考文獻為以上問題提供合理解釋，PTAB 得出結論，審查員沒有成功

175、承擔證明663 申請的發明不具備可專利性的證明責任。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為審查員未能證明663 申請權利要求喪失了非顯而易見性，推翻了審查員對該問題的原判定。4.典型意義 本案中，PTAB 通過對663 申請所涉及發明的“大體呈圓錐形的主體”的概念進行了分析。通過和對比文件的比較，因審查員未能充分履行其舉證責任證明對比文件的結構也屬于被挑戰權利要求術語中的“大體呈圓錐形的主體”，審查員對663 申請的非顯而易見性判定最終被撤銷。審查員有時會根據其主觀判斷做出審查意見，在需要時可以要求審查員對其判斷提供證據。中國(深圳)知識產權保護中心 60 可實施性可實施性 美國專利法

176、的可實施性（Enablement）要求是指專利申請必須提供足夠的技術細節，使得該技術領域的一個普通技術人員在沒有過多實驗的情況下能夠實施和使用所申請的發明?？蓪嵤┬砸笤诿绹鴮＠?112(a)條中明確規定，“發明人必須在專利申請中提供對其發明的主題內容的清晰、確切和完整的描述，以使該技術領域的一個普通技術人員不僅能夠理解發明的主題，而且還能夠實施和使用該發明”。分析可實施性需要考察的因素主要包含：發明的性質、技術領域人員的技能水平以及發明技術的不可預測性；現有技術的狀態；權利要求的廣度、是否缺乏指導和缺少實施案例；為實施專利所需的實驗數量?？蓪嵤┬源_保公眾能從專利制度中獲益，獲得足夠的信息以

177、利用發明，并防止專利權人使用過于寬泛或抽象的描述來獲得專利保護。下面以具體案例來說明，可實施性要求在專利無效中的應用。1.22 Grnenthal Gmbh v.Antecip Bioventures II LLC,PGR2018-00001-PTAB 1.案件事實 請求人：Grnenthal GMBH 專利權人：Antecip Bioventures II LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：268 專利的權利要求 3-30 因不具有可實施性而無效 Antecip Bioventures II LLC 持有 9,539,268 號（268 專利）美國專利，該專利披露了

178、一種含有唑來膦酸、化合物 1 和/或化合物 2 的藥物組合物，該藥物組合物可用于多種醫學目的，例如治療與骨骼、癌癥和疼痛相關的疾病或狀況。然而，268 專利只描述了一個實施案例，其中描述了化合物 1 和 2 的合成方法。請求人對268 專利的多項權利要求提起了授權后復審程序。對于權利要求 3-30，請求人認為該權利要求因不具有可實施性（enablement）而無效。2.法律分析 中國(深圳)知識產權保護中心 61 35 U.S.C.112（a）中規定“專利說明書應包含對發明以及制造和使用發明的方式和過程的書面描述，該描述應充分、清晰、簡明和準確，使任何熟練掌握該發明所屬技術或與該發明有最密切聯

179、系的技術的人能夠制造和使用該發明，并應闡明發明人或共同發明人所設想的實施該發明的最佳方式”。分析可實施性需要考察的因素包含：發明的性質、技術領域人員的技能水平以及發明技術的不可預測性；現有技術的狀態；權利要求的廣度、是否缺乏指導和缺少實施案例；所需的實驗數量。分析可實施性的核心在于是否需要過多的實驗來實施權利要求所主張的發明。PTAB 認為，268 專利說明書中沒有提供任何一種符合權利要求范圍所述生物利用度的劑型的相關制作指引。據了解，未經改良的唑來膦酸口服生物利用度低于 1%，而268 專利說明書沒有公開任何唑來膦酸劑型的實踐案例，也沒有具體指明哪一種成分可將唑來膦酸的口服生物利用度從公認的

180、低于 1%的水平提高到權利要求范圍內的水平。說明書中沒有披露如何可靠地區分屬于權利要求范圍內的劑型和不屬于權利要求范圍內的劑型除非制備出這些劑型并測試其生物利用度來加以區分。268 號專利說明書中提供的唯一一個實例演示了化合物 1和 2 的合成過程，然而該實例不包含如何選擇具有必要生物利用度的唑來膦酸劑型的指導。至于輔料，說明書中只說明可以通過標準制藥方法來確定，除此以外沒有更詳盡的描述。對于實驗數量，專利權人認為熟練的技術人員可以采用現有技術“Aronhime中確定的唑來膦酸的鹽和其他形式”，并“使用常規測試篩選”每一種形式的“溶解度和溶解率，以剔除與四水唑來膦酸二鈉性質不同的形式”。此外，

181、根據專利權人的說法，該技術人員可以對剩余的幾種形式（遠少于 Aronhime 中描述的 22種形式）進行可用性研究以確定哪些形式屬于權利要求的范圍。然而，PTAB 認為，為了執行上述專利權人所述的步驟以確定是否有一個劑型符合權利要求主張的生物利用度范圍，大約需要一百萬美元的成本和普通技術人員一年時間的努力，這已經構成了過度實驗的典型情況。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認268 專利的權利要求 3-30 因不具有可實施中國(深圳)知識產權保護中心 62 性而無效。4.典型意義 專利可實施性是指一項專利申請在說明書中必須提供足夠的細節和信息，使得一個在該領域具有一般技能的技術人員能夠

182、在不需要進行過度實驗的情況下制造和使用該發明。簡而言之，專利的描述應當使技術人員能夠復現和實施該專利所描述的發明。這是專利系統的一個重要要求，以確保公眾能夠從公開的專利中獲得有價值的信息，并在專利權到期后能夠使用和實踐該發明，這也是保障專利公開換保護的制度設計的重要基礎。在本案中，PTAB 列舉了分析專利可實施性需要具體考察的因素，并對爭議的權利要求可實施性進行了判定。中國(深圳)知識產權保護中心 63 書面描述要求書面描述要求 美國專利法的書面描述（Written Description）要求是指申請人在專利申請中必須以足夠詳細地描述展示他們確實發明了所申請保護的內容。根據美國專利法112(

183、a)條，發明人必須在專利申請中提供對其發明的主題內容的清晰、確切和完整的描述，以使該技術領域的一個普通技能者不僅能夠理解發明的主題，而且還能夠實施和使用該發明。對于是否符合書面描述要求，通常的判斷方法是考察申請人的專利說明書是否合理清晰地向本領域的技術人員傳達了發明人在申請日前已經擁有了權利要求所主張的發明。這一要求確保發明人確實擁有了其所主張的發明，而擁有的不僅僅是一個想法或概念，并為公眾提供足夠的信息，讓公眾在專利權到期后能夠充分利用該技術。下面以具體案例來說明，書面描述要求在專利無效中的應用。1.23 Ariad Pharmaceuticals,Inc.v.Eli Lilly and C

184、o.,598 F.3d 1336-Court of Appeals,Federal Circuit 2010 1.案件事實 原告/被上訴人：Ariad Pharmaceuticals,Inc.,Massachusetts Institute of Technology,The Whitehead Institute for Biomedical Research,and the President and Fellows of Harvard College 被告/上訴人：Eli Lilly And Company 審理機構：美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：上訴法院認為涉案專利因不滿足書面描述

185、要求而無效 6,410,516 號美國專利（516 專利）涉及轉錄因子 NF-B 對基因表達的調控。516 專利的發明人率先發現了 NF-B，并揭示了 NF-B 激活機體對感染做出免疫反應的基因表達的機制，并意識到人為地干擾 NF-B 的活性可以減輕某些疾病的有害癥狀，他們于 1989 年 4 月 21 日提交了專利申請，公開了他們的發現，并獲得了通過降低細胞中 NF-B 的活性來調節細胞對外部刺激的反應的方中國(深圳)知識產權保護中心 64 法。原告對被告提起侵權訴訟，被告提出無效抗辯。聯邦地區法院就侵權問題和專利有效性問題進行了審理，確認了侵權并認為所主張的權利要求有效。被告提起上訴，合議

186、庭推翻了陪審團關于書面描述的裁決，認為所主張的權利要求因缺乏 35 U.S.C.112 所要求的充分的書面描述而無效。原告就 112(a)是否規定了單獨的書面描述（written description）要求進行全員重審，其認為該條款中未規定單獨的書面描述要求，而只是為了確定可實施性（enablement）。而被告則認為根據先例，存在獨立于可實施性的書面描述要求。2.法律分析 35 U.S.C.112(a)的描述如下：說明書應當包含發明的書面描述，并以全面、清晰、簡明和準確的術語描述制造和使用發明的方式和過程，以使得本領域技術人員能夠制造和使用該發明，并且說明書還應當提出發明人所想到的實施其發

187、明的最佳實施方式。法院認為該條款的措辭支持單獨的書面描述要求，而如果國會有意將書面描述作為確定可實施性的要求，那么法規的寫法上會存在不同。該條款中包含了兩個要求，（1）對發明的書面描述，（2）對制造和使用發明的方式和過程的書面描述。法院認為最高法院的先例也承認書面描述獨立于可實施性，并認為單獨的書面描述的存在與權利要求的功能并不沖突。權利要求書的主要功能是界定權利邊界而不是描述發明，盡管其原始語言有助于描述，并在某些情況下滿足描述要求。權利要求對發明進行定義和限定，而書面說明則對發明進行披露和教導。法院還認為，對書面描述的要求既適用于原始權利要求也適用于修改后的權利要求，并要求說明書客觀地證明

188、申請人實際發明并擁有所要求保護的主題。法院接著指出，滿足書面要求不僅僅意味著在說明書中重復權利要求語言。至于如何才能滿足書面描述的要求，法院認為要從本領域技術人員的角度對說明書進行客觀調查，說明書必須表明發明人確實發明了權利要求的發明。3.判決結果 中國(深圳)知識產權保護中心 65 聯邦巡回上訴法院經審理后認為原告的寬泛權利要求因缺乏書面描述而無效，雖然權利要求涵蓋了抑制 NF-B 調節的所有方法，但說明書僅使用了寬泛的功能性語言，只公開了假設的方法。換句話說，涉案專利描述的是一個問題，而不是一個解決方案。具體而言，模糊的功能描述和進一步研究的邀請并不構成對特定抑制劑的書面公開，涉案專利的公

189、開與其說是一個例子，不如說是僅僅提到了一個期望的結果。4.典型意義 本案中，聯邦巡回上訴法院對 35 U.S.C.112(a)規定的書面描述和可實施性進行了分析，明確書面描述是一項單獨的要求。書面描述要求權利要求的保護范圍應當在說明書中有記載，當權利要求的范圍較大時，如權利要求請求包括某一類的所有方法，而說明書中僅使用了功能性的語言進行描述，未給出此類方法中的具體實施例，則不能滿足書面描述的要求。中國(深圳)知識產權保護中心 66 1.24 Supercell Oy v.Gree,Inc.,PGR2018-00060-PTAB,1.案件事實 請求人：Supercell OY 專利權人：Gree

190、,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：287 專利權利要求符合書面描述要求 Gree,Inc.持有 9,694,287 號美國專利（287 專利），該專利涉及一種游戲服務器，可促進物品的獲取。傳統上，一直存在一種附屬系統為使用網絡的廣告提供支持。在附屬系統中，用戶個人通過在網頁上設置商品鏈接等方式來介紹賣方委托推廣的產品，當其他客戶點擊鏈接等并通過購買等方式獲得產品時，就會給該個人預先確定的獎勵回報。由于許多顧客在決定購買商品時都會參考熟人的介紹或評價，因此該附屬系統有很大的作用。287 專利唯一明確的“目的”是“提供一個游戲服務器，該服務器采用與游戲中物品的獲取相關的

191、通知系統，從而能夠促進該物品的流轉獲取”。請求人對287 專利提出了授權后復審，認為287 專利的每個獨立權利要求都提到“基于通知，當從第二通信終端接收到首次的請求時，向第三通信終端發送通知”。申請人聲稱，此特定陳述缺乏書面描述的支持。2.法律分析 為滿足 35 U.S.C.112（a）規定的書面描述要求，專利說明書必須充分描述并讓本領域普通技術人員能夠理解該發明，同時要“表明發明人確實已經發明出權利要求所主張的發明”。換句話說，專利申請人必須“合理清晰地向該領域的技術人員傳達，在申請日之前，專利申請人已經掌握了該發明。參考書面描述，發明就是目前所主張的全部內容”?！斑@種描述不必逐字逐句地敘述

192、所主張的發明，但必不能夠僅僅披露那些會使所主張發明變得顯而易見的內容”。本案中，請求人認為，287 專利未能為在接收來自第二通信終端的首次物品請求時向第三通信終端發送通知，提供足夠的書面描述。根據請求人的說法，專利說明書沒有披露“在接收提供物品的請求時發送通知”。中國(深圳)知識產權保護中心 67 然而，PTAB 根據專利權人的主張，認為在實施287 專利的過程中，“通信終端無需詢問通知目的地”，“通知被發送到第三通信終端，發送通知之前不需要任何額外的過程”，以及“在某些實例中可能會發生額外的過程，但這不是有必要執行的”。另一方面，PTAB 認為287 專利的說明書為“當基于通知從第二通信終端

193、接收首次提供商品的請求時，通知被發送到第三通信終端”提供了充分的書面描述。此外，專利權人還提供了一份證人證言，證明普通技術人員能夠從287 專利說明書中充分地了解到如何實施該發明。PTAB 表示采信專利權人提供的證人證言，這也正是因為專利說明書中引述的內容側面支持了該證人的這一觀點。所以，PTAB認定287專利的說明書為該專利的實施提供了充分的書面描述。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為287 專利的權利要求符合 35 U.S.C.112（a）的書面描述要求。4.典型意義 美國專利的書面描述要求是指專利的說明書必須提供足夠的細節，使一個在相應技術領域具有普通技術水平的人能夠基于專利

194、的描述制造和使用該發明。這要求確保專利權人為公眾提供了足夠的信息來實現和使用發明，作為他們獲得一定時期的獨家權利的交換。本案中，PTAB 通過考察對一個游戲服務系統的運行機制、專利說明書描述的內容以及普通技術人員對說明書中所描述內容的接受程度，對該專利是否符合書面描述要求進行了判定。與創造性判斷類似，書面描述要求也需要確定普通技術水平，因此，必要的證人證言對于書面描述的判斷也是有利的。中國(深圳)知識產權保護中心 68 1.25 Ex parte Jeffrey Armitstead,2018-001367-PTAB,1.案件事實 上訴人：Jeffrey Armitstead 審理機構：專利審

195、查與上訴委員會（PTAB）判決結果：287 申請的權利要求符合書面描述要求 上訴人 Jeffrey Armitstead 提交了 13/252,640 號（287 申請）美國專利申請，該申請涉及“睡眠呼吸紊亂模式的檢測以及不同疾病狀態模式之間的區分，如阻塞性睡眠呼吸暫停、中樞性睡眠呼吸暫停和 Cheyne-Stokes 呼吸以及混合性睡眠呼吸暫?！?。專利審查員判定287 申請的多項權利要求不符合書面描述要求，駁回了上訴人的287 申請。審查員認為，獨立權利要求 52 和 60 中對“呼吸指示信號”的敘述沒有足夠的書面描述支持，審查員稱該術語“比說明書可支持的范圍要寬泛得多”。審查員指出，權利要

196、求現在使用了更寬泛的術語來涵蓋所有可以想象到的呼吸指示信號，而說明書只側重于對換氣信號的特定跳躍進行測定。上訴人對審查員的該決定提起了上訴。2.法律分析 對書面描述是否充分的基本判斷方法是確定上訴人的專利說明書是否以合理的清晰度向本領域的技術人員傳達了這樣的信息：即截至申請日，發明人當前已經擁有了權利要求所主張的發明。PTAB 同意了上訴人的觀點，即287 申請的專利說明書為“呼吸指示信號”的敘述提供了足夠的支持，足以滿足書面說明的要求。287 申請的說明書考慮使用“呼吸指示信號”來進行診斷，并將“通風信號”設定為示例信號而非必要信號。此外，287 申請公開了至少另一種信號，即氧飽和度信號，該

197、信號同樣可用于診斷。因為這樣的信號“也會經歷通風信號所特有的典型增長和減弱的模式”，因此“可以將相同的模式識別技術應用于這兩個信號”?；谝陨显?，上述兩個信號被包含在“呼吸指示信號”這一術語中，在說明書的原始披露中具有相應的明確書面描述支持。中國(深圳)知識產權保護中心 69 所以，PTAB 認定287 申請的說明書合理地向相關領域人員傳達了在申請提交時，發明人已經掌握了如權利要求 52 和 60 所述的發明，287 申請的說明書為該專利的實施提供了充分的書面描述。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為287 申請的權利要求符合 35 U.S.C.112（a）的書面描述要求，推翻了審

198、查員對該問題的原判定。4.典型意義 專利的書面描述要求確保專利為公眾提供了有關如何制作和使用發明的明確指導。本案中，PTAB 通過考察專利說明書描述的內容，對“呼吸指示信號”這一術語所涵蓋的范圍結合說明書進行分析，最終判定該權利要求符合書面描述要求。在自定義術語時，針對該術語進行多種實施方式的記載將有助于支撐術語的保護范圍，從而滿足書面描述要求。中國(深圳)知識產權保護中心 70 1.26 Amgen Inc.v.Sanofi,Supreme Court 2023 1.案件事實 上訴人（專利權人）：Amgen Inc.被上訴人：Sanofi 審理機構：美國最高法院 判決結果：涉案專利無效，維持

199、原判 本案件涉及能夠降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）水平的抗體的專利，這種膽固醇被大眾稱為有害的膽固醇，因為它可能引發心臟病和中風等心血管疾病。PCSK9 是一種天然存在的蛋白質，它可以通過結合并降解從血液中清除 LDL-C的 LDL 受體。為了治療高 LDL-C 患者，科學家們研究通過抗體抑制 PCSK9 的方法。安進（Amgen）和賽諾菲（Sanofi）兩家制藥公司各自研發了一種 PCSK9 抑制藥物，并于 2011 年分別獲得了其藥物中使用的抗體的專利，每項專利都通過它們獨特的氨基酸序列來描述相關的抗體。本案的爭議涉及安進公司在 2014 年獲得的另外兩項專利 8,829,165 號

200、美國專利（165 專利）和 8,859,741 號美國專利（741 專利），這些專利與該公司在 2011 年獲得的專利相關。這些后來獲得的專利主張要求安進公司擁有“整個類別”的抗體，這些抗體（1）“與 PCSK9 上的特定氨基酸殘基結合”，（2）“阻止 PCSK9 與 LDL 受體結合”。安進公司將確定的 26 種發揮這兩種功能的抗體的氨基酸序列作為專利文件的一部分，并描述了兩種方法一種被安進稱為“路線圖”，另一種被稱為“保守替代”科學家們可以用這兩種方法來制造其他具有權利要求中所述的結合和阻斷功能的抗體。安進在 2014 年獲得專利后，起訴賽諾菲侵權。賽諾菲回復稱，其不對安進承擔侵權責任，因

201、為根據專利法，安進的相關權利要求無效。35 U.S.C.112(a)規定要求專利申請人“以完整、清晰、簡潔和準確的術語描述發明，以使本領域的任何技術人員能夠制造和使用發明”。賽諾菲將安進概述的用于生成額外抗體的方法描述為只不過是一個反復試驗的發現過程，因此認為安進的專利未能滿足可實施性要求。安進并沒有教會本領域技術人員如何制造這些抗體，卻試圖將潛中國(深圳)知識產權保護中心 71 在數百萬種以上的抗體都納入安進的保護范圍，因此安進的專利沒有滿足可實施性要求。聯邦地區法院和聯邦巡回上訴法院都支持賽諾菲。2.法律分析 本案涉及專利法 112(a)條的規定，該條款對發明公開的內容和程度提出了要求，要

202、求以完整、清晰、簡潔和準確的描述使本領域的任何技術人員能夠制造和使用該發明。專利“交易”描述了這樣一種交換：發明人為了公眾利益，以“通過公開的方式將新設計和技術帶入公共領域”為交換條件，獲得有限期限的“免于競爭的保護”。專利法最開始便試圖通過要求專利申請者提交一份“詳細說明”，不僅要將該發明或發現與之前已知和使用的其他事物區分開來，而且要使工人或其他精通該技術或制造的人能夠制造、建造或使用該發明或發現，來確保公眾從這種交易中獲益。若專利涵蓋一整類工藝、機器、制造或組合物，說明書就必須讓本領域技術人員能夠完整制造與使用整個類別。例如，在 Morse 一案中，法院認為 Morse 的電報系統專利的

203、某項權利要求過于泛泛，缺少法律依據，這主要歸咎于，該權利要求涵蓋了電報通信的所有手段，但說明書中并未明確描述所有這些手段的制造或使用方法。愛迪生的白熾燈則被控訴侵犯威廉索耶（William Sawyer）和阿爾邦曼（Albon Man）獲得的專利，其涉及“碳化纖維或紡織材料”制成的“白熾導體”。但實際上索耶等人的碳化紙白熾燈因存在缺陷而失敗。法院認為記錄顯示大多數纖維和紡織材料都不起作用，只有通過“艱苦的實驗”，愛迪生才發現特定的竹子滿足了所需的目的，因此“紙恰好屬于纖維王國這一事實并沒有賦予索耶等人對整個王國的主權”。假若發明人披露了纖維和紡織物質的“共同性質”，使其特別適應白熾燈照明，那么

204、這種寬泛的主張可能是允許的，然而，他們并未提供這樣的信息。也就是說，說明書并不必須總是詳細描述如何制造與使用所要求保護的類別中的每個單獨的實施例，如果說明書還披露了“貫穿”該類產品的“某些一般性質”使其“特別適合于特定目的”，那么舉出一個例子就足夠了。中國(深圳)知識產權保護中心 72 就本案而言，安進的權利要求范圍比其通過氨基酸序列識別的 26 種示例性抗體要廣泛得多，安進未能實現其聲稱的所有目標。雖然安進試圖壟斷由其功能定義的一整類抗體每一種抗體都既能與 PCSK9 最佳結合點的特定區域結合，又能阻止 PCSK9 與 LDL 受體結合但這類抗體不僅僅包括安進已通過其氨基酸序列描述的 26

205、種抗體，還包括大量其他抗體。而其給出的兩種方法僅是兩種研究方法而已，第一種方法僅描述了安進自己尋找功能性抗體的試錯方法，第二種方法也并無太大不同，要求科學家對已知有效抗體的氨基酸序列進行替換，然后檢測得到的抗體是否有效。它們并不會讓其他人能夠制作和使用目標的功能組合，相反，這會讓他們“隨機試錯發現”。3.判決結果 最高法院認為，安進未能使本領域技術人員能夠制造和使用相關權利要求所定義的發明，維持了原審判決。4.典型意義 若申請的專利涵蓋一整類工藝、機器、制造或組合物，則必須在專利說明書中詳述，使得本領域技術人員能夠完整制造與使用整個類別，例如說明書中披露了的“貫穿”此類產品的“某些一般性質”賦

206、予其“特別適合于特定目的”的特性，那么只需舉出一個具體實例，就足以達到目的。而提供的方法如果不能一定得到目標功能的產品，而是隨機試錯地發現，則并不能滿足本領域技術人員能夠完整制造與使用整個類別的要求。中國(深圳)知識產權保護中心 73 確定性確定性 美國專利法的確定性（Definiteness）是指專利權利要求必須明確、清楚地定義所保護的發明范圍，以便公眾、專利審查員和法院能夠理解其確切邊界。據美國專利法 112(b)條，“專利的權利要求必須明確和有序地描述發明，并指出所主張的發明內容”。如果權利要求不滿足確定性要求，那么該權利要求可能會被認為是無效的。確定性要求的目的是防止模糊不清或過于寬泛

207、的權利要求，確保專利權利的確定性和可預見性。下面以具體案例來說明，確定性要求在專利無效中的應用。1.27 Nautilus,Inc.v.Biosig Instruments,Inc.,572 US 898-Supreme Court 2014 1.案件事實 上訴人：Nautilus,Inc.被上訴人（專利權人）：Biosig Instruments,Inc.審理機構：美國最高法院 判決結果：將案件發回重審 本案涉及 5,337,753 號美國專利（753 專利），于 1994 年授權并轉讓給 Biosig Instruments,Inc。該專利涉及運動期間使用的心率監測器，解決了現有技術中由于

208、肌電干擾導致的心率監測器測量不準確的問題。工作原理是測量每只手檢測到的均衡肌電信號，然后使用電路將相同的肌電信號相減，從而濾除肌電干擾。753 專利的權利要求 1 包含了對本次爭議至關重要的限制，其涉及“心率監測器，供用戶在運動設備和/或運動程序中使用”，權利要求中包括裝有顯示裝置的圓柱形桿，包括差分放大器的電子電路，并且在圓柱形棒的每一半上，“以彼此間隔的關系安裝”一個“帶電”電極和一個“公共”電極。Biosig 向聯邦地區法院提起專利侵權訴訟，指控 Nautilus,Inc.在未經授權的情況下銷售含有 Biosig 專利技術的健身器材。當法院在聽證會后確定專利權利要求的正確解釋后，批準了

209、Nautilus 的簡易判決動議，原因是權利要求術語“彼此有間隔關系”不滿足專利法 112(b)對確定性的要求。而聯邦巡回上訴法院認定中國(深圳)知識產權保護中心 74 只要該權利要求易于解釋，且并非“絕對不明確”，那么該專利權利要求就滿足了 112(b)的門檻，推翻了之前的決定并發回重審。2.法律分析 本案涉及專利法 112(b)對確定性的要求，就一項專利而言，若其權利要求書無法根據說明書和審查歷史合理、確定地告知本領域技術人員該發明的范圍，則該專利因不確定性而無效。雙方一致認為，確定性的評價應基于相關領域技術人員的視角展開，相應的權利要求應根據專利的說明書以及審查歷史來進行審視，而專利確定

210、性的考量則應始于專利申請的那一刻。但雙方對 112(b)所允許的不確定性程度有多大存在分歧。確定性要求必須考慮到語言的固有限制。一方面，一定程度的不確定性是確保對創新的適當激勵的代價，就專利而言，其不是針對律師，甚至不是針對一般公眾，而是針對相關技術領域的人員。另一方面，專利必須足夠精確，以將其所要求保護的范圍明確告知公眾，從而讓公眾知道他們還能得到什么，以避免企業和實驗只有在面臨侵權風險的情況才能進入不確定區域。最高法院認為，在處理專利的確定性問題時，聯邦巡回上訴法院通過審查涉案專利的權利要求是否“可供解釋”或“存在無法解決的語義不清”來進行判斷，這可能會引起下級法院在判斷該問題上的混亂，因

211、為它們并不能達到 112(b)所要求的確定性水平。最高法院認為，裁定權利要求的確定性標準應以“合理的確定性”（reasonable certainty）作為判斷依據，應參照用以描述該專利發明的說明書及其審查歷史來解讀。在此解讀下，若無法以具有合理確定的方式，告知本領域技術人員有關該專利所請求保護的范圍，則屬于不滿足確定性的要求。3.判決結果 最高法院重新確定了判斷確定性的標準，將案件發回重審。4.典型意義 本案重新明確了專利確定性標準，即參照用以描述該專利發明的說明書及其中國(深圳)知識產權保護中心 75 審查歷史來解讀。在此解讀下，若無法以具有合理確定的方式，告知本領域技術人員有關該專利所請

212、求保護的范圍，則不滿足確定性的要求。本案的裁決提高了專利權利要求確定性的審查標準，也意味著專利申請撰寫人在專利申請權利要求中應使用更加清晰和更精準的語言，否則將會面臨被美國專利商標局駁回或被法庭裁決無效的風險，對于美國專利申請權利要求文字用語的拿捏以及說明書的公開需要更加謹慎。中國(深圳)知識產權保護中心 76 1.28 BASF Corporation v.Ingevity South Carolina,LLC,PGR2020-00037-PTAB,1.案件事實 請求人：BASF Corporation 專利權人：Ingevity South Carolina,LLC 審理機構：專利審查與上

213、訴委員會（PTAB）判決結果：553 專利無不確定性 Ingevity South Carolina,LLC 持有 10,323,553 號美國專利（553 專利），該專利名為“蒸發燃料蒸氣排放控制系統”，描述了使用活性炭來吸附從機動車輛燃油系統排放的燃油蒸氣并減少碳氫化合物空氣污染的罐式系統。吸附的燃油蒸氣可以“通過用環境空氣（當發動機打開時）沖洗罐式系統來從活性炭中解吸，從而從活性炭中去除”，然后這種再生的碳就準備好吸附額外的燃油蒸氣。請求人對553 專利提出了授權后復審，認為553 專利的多項權利要求因具有不確定性而無效。2.法律分析 根據 35 U.S.C.112，專利的權利要求必須是

214、明確和特定的，以便公眾可以知道哪些技術是被保護的，哪些技術不屬于該專利的保護范圍。如果專利的權利要求，基于技術說明書以及申請歷史，不能以合理的確定性告知那些在該領域有專長的人員關于發明的范圍，則該專利因具有不確定性而無效。請求人認為，受爭議權利要求中的術語“有效的遞增吸附容量（IAC）”是不明確的，因為553 專利披露了兩種不同的方法用于計算有效的 IAC，McBain（使用重量計儀器）和 ASAP 2020（使用容量計儀器）。請求人認為，這兩種方法得到的 IAC 的值有很大的差異，而且在該領域的普通技術人員不會知道應該選擇哪種方法。請求人提出了一個第三方測試證據，表明使用兩種方法測試三種不同

215、吸附材料在有效的 IAC 上產生了約 12%14%的差異。專利權人認為，只要固定了吸附物的種類、濃度和溫度，IAC 就是固定不變的物理參數，即指定以上三個決定性的變量反過來就固定了給定吸附劑的 IAC。因此，專利權人認為，553 專利權利要求所述的有效 IAC 是一種獨立于測量技中國(深圳)知識產權保護中心 77 術的基本屬性。專利權人和其證人 Dr.Rockstraw 以幾篇同行評審的出版物作為證據，證明如果儀器準確且遵循適當的實驗原則，具有該領域常規技能的人知道使用重量計儀器和容量計儀器測量的 IAC 是等效的。PTAB 采納了上述專利權人的觀點，即使用重量計儀器和容量計儀器測量 IAC

216、是等效的，不會影響553 專利的確定性。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，認為553 專利不會因為具有不確定性而無效。4.典型意義 專利的“Indefiniteness”（不確定性）是指專利權要求中的語言不明確或含糊，以致那些在技術領域具有普通技能的人無法確定其范圍和內容。如果一個專利權利要求被認為是不確定的，那么這個權利要求可能會被視為無效，這是為了確保公眾不會因為模糊的專利權利要求語言而面臨不公平的侵權風險。本案中，PTAB就如何判斷專利權利要求的不確定性作出了判決。通過儀器來測量的指標可能因測量方法的原理、執行的儀器、甚至操作的人員而產生差異，但這種差異并不能認為是指標本身的不確

217、定性。一般而言，這些指標只要是物質的固有性質，則其將因物質的屬性而具有確定性。中國(深圳)知識產權保護中心 78 1.29 Samsung Electronics America v.Prisua Engineering,948 F.3d 1342-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事實 上訴人：Samsung Electronics America,Inc.交叉上訴人：Prisua Engineering Corp.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：部分確認，部分推翻發回重審 2010 年，Yolanda Prieto 博士

218、申請了一項專利并于 2014 年獲得 8,650,591 號美國專利（591 專利）授權，專利名為用于在交互式應用中嵌入用戶數據的視頻功能數字設備，旨在通過用至少一個不同的對象替換原始視頻流中的至少一個對象，從原始視頻流中生成經過編輯的視頻數據流。隨后，Prieto 成立了 Prisua 將專利發明商業化。2016 年，Prisua 起訴 Samsung 侵權其專利權，Samsung 以四個不同的理由對591 專利的權利要求 1-4、8 和 11 提起了多方復審，PTAB 最初決定僅審查名為 Sitrick 的美國專利申請是否使權利要求 11 變得顯而易見，而拒絕對權利要求1-4 和 8 進行

219、審查，因為無法確定這些權利要求的范圍。但是，隨著最高法院對 SAS Institute,Inc.v.Iancu 案作出裁決，要求當 PTAB提起多方復審時不得挑選要解決的權利要求，必須解決請求人質疑的每項權利要求的可專利性。因此，PTAB 決定修改其決定，以納入所有受質疑的權利要求和請求書中提出的所有理由，并允許雙方就新增加的權利要求和理由提交補充證據。雙方的爭議主要在權利要求 1-4 和 8 是否明確的問題上，Prisma 認為由于Samsung 未能證明其是明確的，PTAB 不應該對權利要求適用現有技術，PTAB也沒有法定權力在 IPR 期間以權利要求具有不確定性為由取消權利要求。作為回應

220、，Samsung 敦促 PTAB 取消權利要求 1-4 和 8，因為根據在 IPXL 案中的分析，這些權利要求是不明確的，另外，Samsung 認為即使 PTAB 不能以不確定性為由取消權利要求，它仍然可以比對現有技術和權利要求。PTAB 審理后最終作出書面決定，權利要求 1-4 和 8 是不明確的，委員會不能在在先公開和顯而易見分析中比對現有技術和權利要求，因此，三星未證明權中國(深圳)知識產權保護中心 79 利要求 1-4 和 8 在任何所主張的理由下均不可獲得專利，權利要求 1-4 和 8 維持有效。而權利要求 11 根據 Sitrick 是顯而易見的，不具有專利性。在上訴中，Samsu

221、ng 對 PTAB 不取消涉案專利中的不明確的權利要求提出了質疑，另外，認為應引入現有技術應用于這些權利要求。2.法律分析 本案重點是關于在多方復審程序中，被質疑的權利要求存在不確定性問題的情況。首先是在多方復審程序中取消不明確的權利要求的問題。根據 35 U.S.C.311（b）的規定，在多方復審中，只能以根據 102 或 103 條提出的理由，并且僅以包含專利或印刷出版物的現有技術為基礎，才可以請求取消一項或多項專利權利要求。因此，法院認為 Samsung 作為請求人不得在多方復審程序請求取消不明確的權利要求。在 Cuozzo Speed Techs.,LLC v.Lee 一案中，最高法院

222、稱專利局在多方復審中以 112 條規定的不確定性為由取消專利權利要求的行為超出了其法定范圍。在SAS 案中，最高法院也解釋道，國會選擇由申請人而不是局長來界定 IPR 程序的輪廓，即決定從提起到結束的整個訴訟過程的范圍的是申請人的爭論而非局長的自由裁量權。因此 PTAB 也不能自行取消這些不明確的權利要求。然后是關于不明確問題及對新穎性和創造性審理的影響。PTAB 認為“數字處理單元”限定援引了美國專利法 112 條第 6 款的“功能性限定（means-plus-function）”權利要求，法院認為該觀點錯誤。判斷是否可以適用該條款的重點在于權利要求的文字是否足夠清楚毫無疑義，使得本領域技術

223、人員明確地理解其結構。如果證明權利要求術語未能“描述足夠明確的結構”或描述“功能但沒有描述用于執行該功能的足夠結構”，則可以適用該條款。而本案中，PTAB 并未證明本領域相關技術人員會將“數字處理單元”理解為只具有純功能性，事實上，Prisua的證詞中指出權利要求中所述的“數字處理單元”是本領域技術人員普遍熟悉的圖像處理設備。另外，PTAB 認為權利要求將裝置和方法的要素混為一談（IPXL 問題），因此權利要求是不明確的，不能比對現有技術與權利要求，法院認為該觀點也存在中國(深圳)知識產權保護中心 80 問題。IPXL 問題是權利要求將裝置和方法的要素混為一談，使得權利要求對于確定何時發生侵權

224、而言是不明確的，但這僅僅表明該權利要求因不確定性而被宣告無效，而它沒有談到權利要求是否也因為顯而易見而無效，無論它是否被視為針對裝置或方法。因此它并不妨礙 PTAB 根據 102 條和 103 條的理由裁決可專利性。3.判決結果 法院認為，PTAB 在不確定性問題的認定和對權利要求 1-4 和 8 的根據 102條和 103 條的審理上存在錯誤，將其發回重審。同時，法院認為，PTAB 對權利要求 11 不具有專利性的問題上審理正確，對該裁決進行了確認。4.典型意義 根據美國專利法和相關判例的規定，IPR 程序中涉及的無效理由僅有 102 條和 103 條規定的新穎性和創造性問題，請求人不能在

225、IPR 程序中提起其他理由，如不明確，PTAB 在 IPR 程序中也不能依據其他理由作出無效決定。另外，權利要求的不確定性問題，并不會影響新穎性、創造性問題的審理，PTAB 應當正常引入現有技術文件對新穎性、創造性問題進行審理。中國(深圳)知識產權保護中心 81 1.30 Grace Instrument Indus.v.Chandler Instruments,57 F.4th 1001-Court of Appeals,Federal Circuit 2023 1.案件事實 原告/上訴人：Grace Instrument Industries,LLC 被告/被上訴人：Chandler In

226、struments Company,LLC 審理機構：美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：聯邦地區法院的不確定性認定錯誤，撤銷并發回重審 當鉆油井時，鉆井液用于驅動鉆頭并將鉆屑帶回井表面，鉆井液的粘度對于油井的作業至關重要，粘度太高則難以泵送；粘度太低則流體無法將鉆屑帶回地面。因此在使用鉆井液之前，首先要使用粘度計測量鉆井液的粘度，粘度計模擬的是井下條件，即鉆井時鉆頭處的溫度和壓力。本案涉及美國 7,412,877 號專利（877 專利），該專利由 Grace Instrument Industries,LLC 所有，其權利要求 1 和權利要求 4 分別提出了一種加壓裝置和一種粘度計，其中包括一個

227、“擴大腔室具有縮小的開口（an enlarged chamber with reduced openings）”。Grace 起訴 Chandler Instruments Company,LLC 侵犯其專利權，Chandler 進行無效抗辯，聯邦地區法院發布了權利要求解釋令，認為權利要求 1 和 4 中的術語“擴大腔室（enlarged chamber）”一詞是不明確的，擴大是一個程度術語，必然要與某個基準進行比較，而專利中并沒有為本領域技術人員提供必要的客觀界限的。聯邦地區法院作出決定，由于“擴大腔室”的不確定性，涉及的多項權利要求無效。Grace 上訴至聯邦巡回上訴法院。2.法律分析 權

228、利要求的解釋要求在包括說明書在內的整個專利的上下文中確定本領域技術人員如何理解權利要求術語。首先要考慮權利要求本身的語言，還必須結合說明書來理解，還應考慮專利的審查歷史。并可依賴字典定義，只要字典定義與專利文件中的任何定義，或通過閱讀專利文件確定的任何定義不矛盾。但法院同時指出，如果從內部證據中可以清楚地了解權利要求術語的含義，則沒有理由討中國(深圳)知識產權保護中心 82 論外部證據。本案中，877 專利的說明書及審查歷史指導我們了解“擴大腔室”的含義該“擴大腔室”足夠大，以防止加壓流體在加壓過程中進入壓力容器的下部（即測量測試樣品粘度的部位）。換句話說，在預加壓階段，“擴大腔室”必須能夠容

229、納足夠多的樣品流體，這樣在加壓過程中，樣品流體的液面就不會低于“擴大腔室”的底部，也就不會進入粘度計的下部測試區域。這種設計可確保加壓流體和壓縮樣品流體的任何混合都發生在放大腔內，而不是下部測試部分。因此，在本專利的上下文中，“擴大腔室”并不要求腔體比某個基準物體大，而是必須大到足以實現特定功能。因此，雖然“擴大腔室”不是一個技術術語，但通過內部證據足以引導技術人員理解877 專利中使用的該術語的含義。聯邦地區法院錯誤地依賴了外在證據（即字典定義），這與本領域技術人員通過閱讀內部證據確定的“擴大腔室”的范圍和含義相矛盾。在說明書中，發明人可能會對權利要求術語給出特殊定義，該定義可能與其原本具有

230、的含義不同。在說明書對權利要求術語的含義做出指示的情況下，應當以發明人的定義或說明為準，即使該說明與字典等外部證據相沖突。3.判決結果 在內部證據存在對“擴大腔室”解釋的指導的情況下，聯邦地區法院依賴外部證據進行解釋的方式存在錯誤，上訴法院決定撤銷聯邦地區法院關于認定“擴大腔室”不明確的裁決，撤銷無效決定并發回重審。4.典型意義 在對權利要求進行解釋時，可以使用內部證據，如專利說明書、權利要求書、專利審查歷史等，也可以使用外部證據如專家證人、字典、教科書等幫助進行解釋。但本案中強調了，使用內部證據進行解釋的優先級高于外部證據，當內部證據給出了解釋權利要求的指示，可以不使用外部證據。如當說明書中

231、給出了權利要求中的術語不同于技術詞典的定義時，要根據說明書的定義解釋該術語而非通過技術詞典進行解釋。中國(深圳)知識產權保護中心 83 權利要求解釋權利要求解釋 專利權利要求解釋（Claim Construction）是指明確權利要求中各技術特征或者術語的含義，從而確定申請人或者專利權人要求保護的技術方案，也就是專利權的保護范圍。在專利無效程序當中，權利要求解釋是確定專利無效爭議的關鍵步驟。在專利無效程序當中，審查和裁判機關會遵循一定的規則來對權利要求術語進行解釋。下面以具體案例來說明，權利要求的解釋規則在專利無效中的應用。1.31 Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,a

232、nd Twitter,Inc.v.Software Rights Archive,LLC,IPR 2013-00478-PTAB 1.案件事實 請求人：Facebook,Inc.,Linkedin Corp.,and Twitter,Inc.專利權人：Software Rights Archive,LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：352 專利的權利要求 26、2830、32、34、和 39 無效 Software Rights Archive,LLC 持有 5,544,352 號美國專利（352 專利），該專利涉及一種對數據庫進行計算機化研究的方法，該方法通過使用鄰

233、近度索引技術來索引數據，從而改進搜索方法。根據352 專利，鄰近度索引技術的原理為生成關于數據庫中數據之間的關系、模式和相似性的快速參考。根據352 專利的權利要求 26，“基于對象與數據庫中其他對象的直接關系，為數據庫中的每個已識別對象創建首個數值表示（numerical representations）；存儲首個數值表示以用于計算機化搜索；分析數據庫中對象之間或之中存在的間接關系的首個數值表示；基于對首個數值表示的分析生成每個對象的第二個數值表示；存儲第二個數值表示以用于計算機化搜索；使用計算機和存儲的第二個數值表示搜索數據庫中的對象，搜索識別數據庫中的一個或多個對象”。在口頭辯論中，雙方

234、對于“數值表示”這一術語的含義產生了分歧。專利權人認為“數值表示”僅包含使用阿拉伯數字來表示，而請求人則認為“數值表示”中國(深圳)知識產權保護中心 84 不僅包括阿拉伯數字，還包括使用字母來表示。2.法律分析 對于專利權利要求，解釋的原則為按照其被發明時相關領域的普通技術人員所理解的“通常和習慣的含義”進行解釋。在確認一項有爭議的權利要求術語的限制性含義時，審查機構會主要參考現有證據、檢查權利要求語言本身、權利要求的書面描述以及專利申請的歷史記錄。但需要重點注意的是，一個權利要求術語的“通常和習慣的含義”將作為解釋過程中一個重大的假設前提。本案中，專利權人并未直接就“數值表示”這一術語的含義

235、給予明確清晰的解釋，但其將該術語解釋為排除可能包含字母的字符串。在口頭辯論中，專利權人確認其“數值表示”這一術語僅能夠使用數字表示而不能用字母表示。請求人則認為“數值”包括任何計算機可以處理和分析的二進制或數字數據的表示。因此，請求人的解釋并不限于只由數字組成的表示。在口頭辯論中，請求人爭辯說，將一個數字加入一個字符串足以使該字符串成為一個“數值表示”。PTAB 認為，請求人對于“數值”一詞的解釋過于寬泛且與專利說明書不符。雖然“numerical”一詞的一個詞典定義是“與數字或一系列數字有關”，但它也可以指“用數字表示或由數字計算”。352 專利說明書與后一種對“numerical”一詞的解

236、釋是一致的。在初始提取子程序中，數據庫的“完整文本對象”被編號為“從 1 到 n 的阿拉伯數字”。這些數字被用來創建向量和矩陣，然后通過各種算法運行。之后通過“計算”出“數值因子”以確定“值”。這種對計算和值的強調，以及使用計算機算法的處理，使 PTAB 得出結論，即在352 專利說明書中使用的“numerical representation”必須僅指數字，以便計算機使用數學算法處理這些表示。PTAB 還認為，請求人試圖將說明書中“數值表示”與“West key number”系統聯系起來的嘗試也是不具說服力的。雖然352 專利說明書的確討論了“West key number”系統，并且這些

237、“West key number”包括字母，但沒有跡象表明專利權人打算將權利要求的“數值表示”與說明書背景部分中討論并區分的“West key number”系統聯系起來。中國(深圳)知識產權保護中心 85 3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認352 專利權利要求 26 中關于“數值”的含義僅包含阿拉伯數字，不包含字母等其他字符。4.典型意義 在本案中，PTAB 通過對字典含義和專利說明書等材料的參考，對有爭議的權利要求術語的含義予以判定，這些材料對我們撰寫權利要求時確定術語的解釋范圍具有重要的參考價值。在權利要求出現之前，專利僅僅只有說明書，其保護范圍僅僅依據說明書與現有技術的區別

238、。因此，即使現在以權利要求文本來確定保護范圍，說明書天然是解釋權利要求的優選文本，因此根據說明書中對術語的定義和使用場景，可以更好地確定術語的范圍。中國(深圳)知識產權保護中心 86 1.32 Vtech Communications,Inc.,and Uniden America Corporation v.SHPERIX Incorporated,IPR2014-01431-PTAB 1.案件事實 請求人：Vtech communications,Inc.,and Uniden America Corporation 專利權人：Shperix Incorporated 審理機構：專利審查與

239、上訴委員會（PTAB）判決結果：599 專利的權利要求 1-7 和 18 無效 Shperix Incorporated 持有 5,581,599 號美國專利（599 專利），該專利涉及一種擁有交互式無線電話手柄和相關基站的電話系統。請求人針對599 專利提出多方審查申請，并表示599 專利在得克薩斯州北區聯邦地區法院審理的一樁案件（Spherix Inc.v.VTech Telecomm.,Ltd.,No.3:13-cv-3494-M）中也是爭議對象。請求人對于專利權人在聯邦法院的相關案件中提交的權利要求解釋未提出任何異議。本次多方審查中，專利權人敦促 PTAB 采用聯邦法院的權利要求解釋。

240、2.法律分析 對于已過期的專利權利要求，通常會根據整個專利披露內容的上下文，就像該領域的普通技術人員所理解的那樣，按照一般和習慣的含義對權利要求進行解釋。但是，盡管聯邦地區法院對所涉及專利權利要求的解釋具有指導意義，PTAB仍然不受該具體解釋內容的直接約束。PTAB 注意到，此次多方審查各方提交的論點和證據與聯邦地區法院程序中所提出的不同。例如，專利權人在聯邦法院程序中辯稱，“第一處理器手段”和“第二處理器手段”的解釋不受“手段加功能”的限制。但是，在這次多方審查中，專利權人敦促 PTAB 將這些權利要求解釋為“手段加功能”的限制。雖然 PTAB 通常不受對爭議權利要求之前的司法解釋約束，但這

241、并不意味著PTAB沒有義務承認或評估是否與該權利要求術語的一般和習慣含義的解釋方式所一致的那種司法解釋?；诋斍白C據，PTAB 認為此處所爭議的專利性問題的中國(深圳)知識產權保護中心 87 決定與聯邦地區法院的權利要求解釋之間沒有不一致性。3.判決結果 基于以上原因，PTAB 未直接采用聯邦地區法院對于本案爭議權利要求的解釋。4.典型意義 本案說明了PTAB對于聯邦地區法院在之前案件中對所爭議的權利要求解釋的處理態度。PTAB并不直接受前案中聯邦地區法院的權利要求解釋方式的約束，PTAB 仍可以針對個案對權利要求自己獨立進行解釋。需要注意的是，PTAB 對于權利要求的解釋最初是采用授權程序中

242、的最寬合理解釋，而法院采用的是 Philips 標準。對于 PTAB 所采用的解釋標準，曾有最高法院的判例確認其是專利商標局作為一個行政部門可以根據法律條文合理制定的規定。但 2018 年，專利商標局正式公告修改 PTAB 程序中權利要求解釋的標準，與法院保持一致，采用 Philips 標準。中國(深圳)知識產權保護中心 88 1.33 Teva Pharmaceuticals USA v.Sandoz,Inc.,574 US 318-Supreme Court 2015 1.案件事實 請求人：Teva Pharmaceuticals USA,INC.,et al.被請求人：Sandoz,IN

243、C.,et al.審理機構：美國最高法院 判決結果：聯邦巡回上訴法院適用重新審查的標準錯誤，撤銷并發回重審 Teva Pharmaceuticals 及其相關公司擁有一項多發性硬化癥藥物 Copaxone 的生產方法的專利，其權利要求1中限定了Copaxone藥物中的有效成分copolymer-1，并先限定了其“分子量為 5 千至 9 千道爾頓”。Sandoz 試圖在市場上銷售 Copaxone 的仿制藥，Teva 以專利侵權為由提起訴訟。Sandoz 抗辯稱專利無效，具體而言，Sandoz 認為 Copaxone 有效成分copolymer-1 的“分子量為 5 千至 9 千道爾頓”這一權利

244、要求存在 35 U.S.C.112 2 規定的不確定性，因為它沒有說明使用了三種計算方法中的哪一種來確定分子量（1）與 copolymer-1 最相關的分子的重量；（2）構成 copolymer-1 所有分子的平均重量；（3）構成 copolymer-1 所有分子的加權平均重量，其中較重的分子占有更高權重。聯邦地區法院審理后認為，本領域技術人員可以理解“分子量”一詞指的是通過第一種方法計算出的分子量，專利權利要求足夠明確，因此專利有效。在上訴中，聯邦巡回上訴法院重新審查了聯邦地區法院對于權利要求解釋的所有方面，包括對輔助事實的確定，但其得出了相反的結論，即分子量一詞是不明確的，該專利應當無效。

245、2.法律分析 本案的爭議焦點是，聯邦巡回上訴法院對聯邦地區法院用于支持權利要求范圍解釋所作出的事實認定采用“重新”審查的標準加以審查，是否正確。根據聯邦民事訴訟規則，上訴法院不得撤銷聯邦地區法院的事實認定，除非這些認定明顯錯誤。法院認為，當聯邦巡回上訴法院審查聯邦地區法院在解釋專利權利要求的過程中所作出的輔助事實認定時，必須適用“明顯錯誤”標準，而中國(深圳)知識產權保護中心 89 非“重新審查”標準。除非存在明顯錯誤，否則聯邦巡回上訴法院有義務接受聯邦地區法院的調查結果，規則中并沒有規定例外情況，也沒有將某些類別的事實調查結果排除在外，因此該規則適用于輔助事實和最終事實。即使規則例外是允許的

246、，也沒有任何理由創建該規則的例外，因為例外情況往往會損害聯邦地區法院判決的合法性。另外，在 Markman 案中，法院認為權利要求解釋的最終問題在于法官而不是陪審團，但它并沒有因此為管轄上訴事實事項審查的普通規則創造例外。相反，法院指出，法官在解釋專利權利要求時所從事的任務與法官在解釋其他書面文書（例如契約、合同或關稅）時所從事的任務大致相同。在審查用于解釋權利要求范圍的輔助事實認定時，如何適用“明顯錯誤”標準？最高法院指出，當聯邦地區法院僅基于內部證據來解釋權利要求時，這完全是法律問題，上訴法院可以對該解釋進行重新審查。如果聯邦地區法院需要參考外部證據，如了解相關時期的科學背景或相關技術中某

247、一術語的含義等，而這些輔助事實又存在爭議，法院就需要對外部證據進行輔助事實認定。聯邦地區法官在裁定事實爭議后，將根據其認定的事實解釋專利權利要求，該最終解釋是一個法律問題，聯邦巡回上訴法院可以對其進行重新審查。但要推翻聯邦地區法院對輔助事實的認定，聯邦巡回上訴法院必須確認聯邦地區法院在事實認定方面存在明顯錯誤。3.判決結果 本案中，聯邦巡回上訴法院在沒有發現聯邦地區法院存在明顯錯誤的情況下進行重新審查，最高法院決定撤銷聯邦巡回上訴法院的判決，將案件發回重審。4.典型意義 本案中，最高法院指出，基于外部證據，如專家證人、字典、教科書等解釋權利要求的范圍時，當這些外部證據存在爭議時，聯邦地區法院對

248、此將做出輔助事實認定。在上訴中如想推翻該認定將以“明顯錯誤”的標準進行審查，推翻該認定的難度大大增加。而基于內部證據，如專利說明書、權利要求書、專利審查歷史等來解釋權利要求，則屬于純法律問題，上訴法院可以采用“重新審查”的中國(深圳)知識產權保護中心 90 標準，更容易被推翻。本案的判決顯著提高了外部證據在權利要求解釋中的重要程度。中國(深圳)知識產權保護中心 91 1.34 Samsung Electronics Co.,Ltd.and Google LLC v.Iron Oak Technologies,LLC,IPR2018-01552-PTAB 1.案件事實 請求人：Samsung E

249、lectronics Co.,Ltd.and Google LLC 專利權人：Iron Oak Technologies,LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：對專利權人主張的權利要求 1 的解釋方式不予采納 Iron Oak Technologies,LLC 持有 5,699,275 號美國專利（275 專利），該專利涉及一種“用于遠程修補或更新移動裝置中的操作代碼”的系統。該系統包括一個管理主機，可向移動裝置傳輸離散補丁信息。移動裝置可通過將補丁與當前操作碼合并來創建打補丁的操作碼，并執行切換到打補丁的操作碼。移動裝置還可以接收下載信息，定義新的操作碼以取代當前的操作

250、碼。275 專利權利要求 1 的內容為：一個用于遠程修補移動單元中操作代碼的系統，包括：一個管理主機，可操作以通過無線通信網絡啟動至少一個離散補丁消息的傳輸，定義至少一個補??；一個第一移動單元，可操作以接收至少一個離散補丁消息，第一移動單元進一步可以通過合并至少一個補丁與位于第一移動單元中的當前操作代碼來創建修補后的操作代碼，并切換到修補后的操作代碼執行；一個第二移動單元，可操作以接收至少一個離散補丁消息，第二移動單元進一步可以通過合并至少一個補丁與位于第二移動單元中的當前操作代碼來創建修補后的操作代碼，并切換到修補后的操作代碼執行；其中，管理主機進一步可操作以尋址至少一個離散補丁消息，使得至

251、少一個離散補丁消息被傳輸到第一移動單元，但不傳輸到第二移動單元（wherein limitation）。請求人對275 專利的權利要求 1 提起了多方復審程序。對于權利要求解釋，請求人認為權利要求 1 最后的“wherein limitation”部分中的“管理主機進一步可操作以尋址至少一個離散補丁消息”應解釋為“管理主機進一步可操作以在開始傳輸消息之前決定將至少一個離散補丁消息發送到任意一個特定的移動單元”。中國(深圳)知識產權保護中心 92 專利權人認為，權利要求 1 的“wherein limitation”部分暗示了該術語應該具有一個時機上的限制，即“在管理主機傳輸補丁消息的時候，兩個

252、移動單元都必須能夠從當前的操作代碼中創建補丁操作代碼”。2.法律分析 在多方復審中，對于專利權利要求，通常會根據整個專利披露內容的上下文，就像該領域的普通技術人員所理解的那樣，按照一般和習慣的含義對權利要求進行解釋。在本案中，專利權人未能引用任何關于275 專利的說明書或申請歷史文件中的具體內容來支持其主張，即在由“管理主機傳輸補丁消息之時”，兩個移動單元都必須能夠從當前的操作代碼創建補丁操作代碼。權利要求的語言本身并未具體指明移動單元必須在何時“能夠從當前操作代碼創建補丁操作代碼”，只是指出它們“能夠”這樣做。因為專利權人未能提供任何證據支持其論點，PTAB 未采用專利權人對權利要求 1 的

253、“wherein limitation”部分的解釋方式。3.判決結果 PTAB 認為，對權利要求 1 的“wherein limitation”部分，不應將其解釋為具有時機上的限制。4.典型意義 在本案中，PTAB 對于專利權利要求術語含義的解釋方法予以闡明PTAB會基于權利要求術語的上下文、專利說明書和專利申請歷史的相關信息綜合考察該術語是否具有當事人所主張的含義。中國(深圳)知識產權保護中心 93 1.35 Sport Dimension,Inc.v.Coleman Co.,Inc.,820 F.3d 1316-Court of Appeals,Federal Circuit 2016 1

254、.案件事實 上訴人：Sport Dimension,Inc.被上訴人：Coleman Co.,Inc.審理機構：美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：駁回聯邦地區法院對權利范圍的解釋，將案件重審 Coleman Co.,Inc.是一家戶外運動裝備公司，持有 D623,714 號美國外觀設計專利（D714 專利），名稱是“個人漂浮裝置的裝飾設計”。D714 專利總體上公開了一種個人漂浮裝置，其具有連接到軀干部件的兩個臂章，軀干部分背面平坦，并向側面的連接帶逐漸變細。Sport Dimension,Inc.是一家運動器材和服裝公司，銷售水上運動相關設備，包括 Body Glove系列個人漂浮設備，其中

255、Body Glove Model 325 與D714 專利一樣具有兩個臂章連接到軀干的部分，不同之處在于其軀干部分向上延伸形成一件套在人肩膀上的背心。Sport Dimension 在聯邦地區法院提起宣告性判決訴訟，請求判決其沒有侵犯D714 專利，并且該專利無效。聯邦地區法院采納了 Sport Dimension 提出的權利范圍解釋，具體為：個人漂浮裝置的裝飾性設計是不包括左右臂章以及側軀干逐漸變細的設計在內的，因為它們是具有功能性的而非裝飾性的。聯邦地區法院根據該解釋作出了有利于 Sport Dimension 的非侵權判決。Coleman 不服并提起了上訴。2.法律分析 外觀設計專利不能

256、主張純粹的功能性設計如果外觀設計專利的整體外觀是由其功能決定的，則外觀設計專利無效。但只要設計不是主要具有功能性的，即使某些元素具有功能性目的，該設計主張也不是無效的。這是因為外觀設計專利的權利要求保護的是必然服務于實用目的的產品，即使外觀設計專利權利要求的范圍必須限于設計的裝飾方面，設計也可能包含功能性和裝飾性元素。中國(深圳)知識產權保護中心 94 如果一項設計同時包含功能性和非功能性元素，則必須解釋權利范圍的范圍，以便識別專利中所示的設計的非功能性方面。在判斷設計中哪些元素具有功能性時，法院在 PHG 案中確定了幾個因素：（1）受保護的設計是否代表最佳設計；（2）替代設計是否會對指明物品

257、的效用產生不利影響；（3）是否有任何相對應的發明專利；（4）廣告是否宣傳設計的特定特征具有特定功效；（5）以及設計中是否有任何元素或整體外觀顯然不是由功能性決定的。具體到本案而言，Coleman 認為左右臂章和側軀干逐漸變細不具有功能性，聯邦地區法院對權利要求的最終解釋有誤。聯邦巡回上訴法院審理后認為，聯邦地區法院的最終解釋是不適當的，但左右臂章和軀干側逐漸變細具有功能性。聯邦巡回上訴法院認為，聯邦地區法院正確地應用了 PHG 因素進行判斷，左右臂章和軀干側逐漸變細具有功能性。盡管如此，聯邦地區法院在解釋外觀設計專利權利要求范圍時，排除了左右臂章和軀干側逐漸變細的解釋方法是錯誤的。外觀設計專利

258、保護的是外觀設計的整體裝飾，而不是可分離元素的集合，聯邦地區法院通過從權利要求中刪除結構元素，不當地將外觀設計專利的權利要求范圍從涵蓋整體裝飾的范圍轉換為涵蓋單個元素的范圍。法院最終確定了正確的權利范圍解讀。該設計包括三個相互連接的矩形的外觀，它是極簡的，幾乎沒有裝飾性。設計包括臂章的形狀和側軀干逐漸變細，在某種程度上它們有助于設計的整體裝飾。然而，臂章和側軀干逐漸變細是出于功能性目的，因此在確定侵權時不應關注這些元素的特定設計，而應關注這些元素對設計整體裝飾的貢獻。由于設計具有許多功能性元素和極少的裝飾，權利要求的范圍較窄。3.判決結果 聯邦地區法院的權利范圍解釋錯誤，駁回聯邦地區法院對權利

259、范圍的解釋，將案件重審。4.典型意義 當一項外觀設計專利既具有功能性要素又具有非功能性要素時，解釋外觀設中國(深圳)知識產權保護中心 95 計專利的權利范圍無論是在專利確權還是侵權訴訟中都是十分重要的，這能保證專利得到有效的保護并在侵權糾紛中提供有力的依據。本案中給出了確定專利設計中的要素是否由功能決定的方法，即 PHG 因素。同時也指出，出于功能性目的的要素在解釋權利范圍時不能直接排除，但也不需要關注這些要素的特定設計，而是應當關注這些要素對整體裝飾性的貢獻。中國(深圳)知識產權保護中心 96 禁止重復授權禁止重復授權 美國專利法中的禁止重復授權原則（Double Patenting）是為了

260、防止同一發明人或其權利人因同一發明或發明的顯而易見的等同物而獲得兩個或多個專利。這一原則的目的是防止專利權的不適當延伸，確保公眾在一個專利權期滿后能夠自由地使用該發明。禁止重復授權原則在制定法上來源于美國專利法 101 條有關一項發明獲得專利的條件：“任何人發明或者發現新穎且實用的過程、器械、產品或者物質構成，或者對前述任何一項的新穎且實用的改進，可按本法規定的條件和要求獲得專利”。根據該法可以引申出“一發明一專利”的含義，也就是禁止重復授權原則的正面表達。重復授權可以分為法定重復授權和非法定重復授權，其中，法定重復授權指不同專利中的權利要求保護相同的發明，可以通過取消或修改其中一個或多個專利

261、來解決這個問題。非法定重復授權指不同專利中的權利要求描述的發明為顯而易見的變型。在這種情況下，最常見的解決方法是對第二個專利（或后續的專利）進行終止許可，這意味著放棄第二個專利的部分有效期，以確保兩個專利的有效期相同。重復授權的問題常出現在分案申請上，并經常涉及專利期限調整。下面以具體案例來說明，禁止重復授權原則在專利無效中的應用。1.36 In Re Cellect,LLC,Court of Appeals,Federal Circuit 2023 1.案件事實 上訴人：Cellect,LLC 審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：維持原判 Cellect,LLC 擁有 6,9

262、82,742、6,424,369、6,452,626、7,002,621 號美國專利（受質疑的專利，742 專利、369 專利、626 專利、621 專利），這幾項專利都是針對包含圖像傳感器的設備，每項專利都要求 6,275,255 號美國專利（255 專利）的優先權。根據 pre-AIA 35 U.S.C.154（b）的規定，美國專利商標局在專利申請期間出現延誤，因此每項受質疑的專利都獲得了專利期限調整（PTA）。此外，中國(深圳)知識產權保護中心 97 6,862,036 號美國專利（036 專利）是該專利族的另一個成員，也是626 專利的延續，該專利是專利族中唯一沒有獲得 PTA 的專利

263、，因此保留了優先權專利申請提交后二十年的到期日期。具體如圖所示。Cellect 起訴三星電子侵權后，三星就四項專利向專利局提出單方再審（ex parte reexamination），在每項再審程序中，專利審查與上訴委員會對被質疑專利的權利要求審理后，都認定被質疑的權利要求是 Cellect 在先到期的參考專利（036 專利）權利要求的顯而易見的變體，認為這些專利構成重復專利（obviousness-type double patenting,ODP）而無效。委員會進一步考慮了對已授予 PTA 的專利進行 ODP 分析是否應基于有 PTA 或無 PTA 的專利的到期日期以及 PTA 程序中的最

264、終免責聲明，委員會認為在任何 PTA 后都應考慮 ODP 和最終免責聲明，即任何 ODP 分析或決定，無論是否需要最終免責聲明，都應基于調整后的專利到期日。委員會最終維持了爭議專利因 ODP 不可專利性的裁決。Cellect 不服提起上訴。2.法律分析 本案的主要爭議是，涉及 PTA 的重復專利（ODP）的判斷是基于未計算 PTA補償時間的專利原有效期還是基于計算 PTA 補償時間后的專利有效期。Cellect認為，專利期限調整（patent term adjustment，PTA）與專利期延長（patent term extension，PTE）應該以相同的方式納入 ODP 分析，根據其到期

265、日期來確定權利中國(深圳)知識產權保護中心 98 要求是否在 ODP 下不可授予專利。上訴法院認為，ODP 的判定取決于對顯而易見性的評估，即后發明專利的權利要求相對于同一當事人所擁有的先發明專利的權利要求是否顯而易見。如果是，在沒有期末放棄聲明（terminal disclaimer）的情況下，在后發明的權利要求無效。適用該判定要求確定哪個是在后發明專利，這就是為什么適用 PTA 或 PTE的日期很重要。上訴法院認為，在確定權利要求根據 ODP 是否不能獲得專利時，PTA 和 PTE應區別對待。二者依據不同的法律條款，涉及不同的情況。如果僅僅因為 PTA 和PTE 都提供了法律授權的時間延長

266、，可以恢復因各種行政延誤而造成的專利期限，就說 PTA 和 PTE 應當以同樣的方式納入 ODP 分析，這是將不同的法律強制合二為一的不合理嘗試。二者的立法初衷不同，PTA 是為了補償因專利局的專利審查批準的延誤，而 PTE 是為了補償 FDA 對藥品上市的審查批準的特別情況帶來的延誤。另外，美國專利法中關于 PTA 的條款中規定了期末放棄聲明，而期末放棄聲明幾乎總是為了克服 ODP 拒絕而提交的，與 ODP 密不可分地交織在一起，可以說 ODP 和期末放棄聲明是同一枚硬幣的兩面問題和解決方案。對于期末放棄聲明的規定等同于法律承認，當 PTA 導致后到期的專利的權利要求不明確時，可能會產生 O

267、DP 問題。而期末放棄聲明是解決此類問題的方案，如果在受PTA 保護的專利中提交了期末放棄聲明，則任何專利（或權利要求）的有效期都不得超過期末放棄聲明的有效期。因此，上訴法院認為，對于已收到 PTA 的專利，無論是否需要或已提交期末放棄聲明，ODP 都必須以添加 PTA 后專利的到期日為準。3.判決結果 上訴法院認為涉及 PTA 的重復專利（ODP）的判斷應當基于計算 PTA 補償時間后的專利有效期，維持了原判。4.典型意義 本案涉及獲得專利有效期調整（PTA）的專利與專利權人的另一項專利構成中國(深圳)知識產權保護中心 99 重復專利（ODP）的情況，這也是上訴法院首次對該法律問題作出判決，

268、最終決定應當按照 PTA 調整后的期限進行判斷。但是，關于此問題各有若干第三方向法庭提交了法庭之友（amici curiae）意見支持雙方的觀點，Cellect 也很有可能就這一法律問題向上訴法院提出全庭復審的請求，甚至進一步向美國最高法院上訴，后續進展可以保持關注。中國(深圳)知識產權保護中心 100 遺漏、錯誤指定發明人遺漏、錯誤指定發明人 美國專利法 256（b）條中規定，存在遺漏發明人或指定非發明人的錯誤，如能按本條規定予以糾正，則不會使發生該錯誤的專利無效。發明人問題是中美專利制度中一個重要區別，中國專利制度中發明人地位較低，而美國專利制度中發明人具有極為重要的地位，例如，只有他人的

269、專利才能夠作為現有技術，遺漏發明人或指定非發明人會導致專利無效。下面以具體案例來說明，發明人問題在專利無效中的應用。1.37 Egenera,Inc.v.Cisco Systems,Inc.,972 F.3d 1367-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事實 原告/上訴人：Egenera,Inc.被告/被上訴人：Cisco Systems,Inc.審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：聯邦地區法院司法禁止反言適用錯誤，撤銷聯邦地區法院的無效判決 Egenera,Inc.擁有 7,231,430 號美國專利（430 專利），該專利涉

270、及自動部署可擴展和可重構虛擬網絡的平臺。該平臺提供了一個大型處理器池供虛擬網絡使用，可以選擇和配置一個子集，以形成一個虛擬化網絡，為一組特定的應用程序或客戶提供服務。因此，處理資源可以通過軟件而不是通過物理重新配置來快速輕松地部署。Egenera 起訴 Cisco Systems,Inc.侵犯其430 專利，作為回應，Cisco 提起多方復審程序，對該專利的所有權利要求提出質疑。在 Cisco 提起多方復審程序一個月后，Egenera 單獨向專利商標局提出申請，要求將 Peter Schulter 先生從所列發明人中除名，因為430 專利的所有權利要求都是在所列發明人 Schulter 先生開

271、始在該公司工作之前構思的。Egenera 將 Schulter 先生從所列發明人中除名的動機至少有一部分是為了方中國(深圳)知識產權保護中心 101 便確定發明的做出日Egenera 公司認為發明做出于 2000 年 9 月 29 日，而Schulter 先生于 2000 年 10 月 2 日加入 Egenera，Cisco 在多方復審程序中提出了一項現有技術 Grosner，優先權日為 2000 年 11 月 2 日。在發明人申請待決期間，PTAB 拒絕啟動多方復審，在此過程中，委員會假定 Grosner 為現有技術，但得出結論認為 Cisco 沒有證明有合理的可能性在案情實質上勝訴。不久后

272、，專利商標局批準了 Egenera 的請求并刪除了 Schulter 先生的名字。在聯邦地區法院，Cisco 聲稱 Schulter 先生對430 專利有貢獻，該專利沒有列出所有發明人，并以此為由申請簡易無效判決。聯邦地區法院認為在發明人資格方面存在可爭議的事實問題，駁回了該申請，同時也駁回了 Egenera 恢復Schulter 發明人身份的觀點。聯邦地區法院審理后，對權利要求作出了解釋，認為 Schulter 先生對發明有貢獻，但因為司法禁止反言而拒絕 Egenera 恢復 Schulter先生的姓名，進而認定430 號專利無效。2.法律分析 美國專利法中規定，遺漏發明人或指定非發明人錯誤

273、的，如能按本條規定予以糾正，則不會使發生該錯誤的專利無效。該條款中的“錯誤”包括所有類型的錯誤，無論是誠實的還是不誠實的，而不僅僅是無意的錯誤。Egenera 在多方復審程序的同時向專利商標局提交發明人申請，聲稱 Schulter 先生被錯誤地列為發明人。但是，當法院對權利要求的解釋進行確認后，認為 Schulter 先生是發明人，Egenera 在其發明人申請中的主張是不正確的，因此，法院認為 Schulter 先生的遺漏是“錯誤”。接下來需要考慮司法禁止反言，是否禁止將 Schulter 先生的名字重新添加到專利中。司法禁止反言是一種衡平法理論，可防止訴訟當事人采取與先前法庭程序中成功主張

274、的立場不一致的訴訟立場。該原則的目的是保護司法程序的完整性。判斷是否適用司法禁止反言，法院要審查：（1）一方當事人先前的立場和后來的立場是否明顯不一致即相互排斥；（2）一方當事人是否成功說服法院接受先前的立場；以及（3）如果不禁止反言，一方當事人是否會獲得不公平的優勢或對另一方造成不公平的損害。中國(深圳)知識產權保護中心 102 本案中，首先，Egenera 最初對發明人的身份認定基于其對權利要求的解釋，一旦權利要求的解釋的問題得到確定，Egenera 則要求隨之更正發明人，至少由于權利要求的解釋再次要求更正發明人，并不像司法禁止反言所要求的那樣“相互排斥”。其次，Egenera 并沒有說服

275、法院或類似機構接受其第一個立場，因為專利商標局并沒有進行實質審查，也未考慮申請的實質充分性。最后，如果不適用司法禁止反言，Egenera 不會獲得不公平的優勢，Cisco 也不會遭受不公平的損害，因為更正發明人并沒有帶來什么影響，專利審查與上訴委員會審議了 Cisco提出的現有技術，但沒有討論 Egenera 的優先權論點。因此，本案并不適用司法禁止反言。3.判決結果 聯邦巡回上訴法院認為聯邦地區法院在司法禁止反言適用的每個因素上都犯了法律錯誤，濫用了其自由裁量權。聯邦巡回上訴法院最終確認了聯邦地區法院的權利要求解釋，但撤銷了聯邦地區法院的無效判決，并發回重審。4.典型意義 有關發明人的問題是

276、中美專利制度的一大區別，中國專利法中的發明人問題一般不會影響專利的有效性，而美國專利法則不同。由于涉案專利的申請日在美國專利法案（AIA）生效之前，法院適用的是 pre-AIA 102（f）的規定，對于一件美國專利申請，如果發明人不是該發明的真正發明人，則不授予該申請專利權。在 AIA 中這一條被刪除，而在 256（b）中仍然規定，存在遺漏發明人或指定非發明人的錯誤，如能按本條規定予以糾正，則不會使發生該錯誤的專利無效。因此可以初步認定，在美國現行專利法的情況下，發明人出錯的專利仍可能會被判無效。國內企業在美國申請專利時要關注在發明中作出貢獻的每一個發明人，避免因發明人錯誤而導致產生專利被無效

277、的風險。中國(深圳)知識產權保護中心 103 適格請求人適格請求人 AIA 中設立的三種復審程序中規定專利權人以外的“人”（person）可以向美國專利商標局提起上述復審程序。AIA 中所規定的“人”應該如何解釋，法律中沒有明確的規定，例如政府機構、銀行等是否屬于 AIA 中所規定的“人”，是否能夠提起 AIA 規定的復審程序，法律規定中并不明確。下面以具體案例對 AIA中所規定的適格請求人的定義進行說明。1.38 Return Mail,Inc.v.US Postal Service,139 S.Ct.1853-Supreme Court 2019 1.案件事實 上訴人（專利權人）：Retu

278、rn Mail,Inc.被上訴人：US Postal Service 審理機構：PTAB-美國最高法院 判決結果：US Postal Service 不是 CBM 程序的適格請求人，發回重審 Return Mail,Inc.持有 6,826,548 號美國專利（548 專利），其權利要求保護了一種處理無法投遞郵件的方法。自 2003 年起，US Postal Service（美國郵政署）開始尋求獲得 Return Mail 的許可，以將該發明用以處理美國未投遞郵件，然而雙方始終未達成協議。2006 年，美國郵政署推出了一項通過更改地址來處理無法投遞的郵件服務。Return Mail 認為這項服

279、務侵犯了548 專利，并且更新了其為許可美國郵政署使用發明而提出的要約內容。作為回應，美國郵政署請求對548 專利進行單方復審（ex parte reexamination）。美國專利與商標局（USPTO）依申請進行了審理，決定取消部分原始權利要求，但同時承認了幾項新的權利要求，548 專利依然有效。Return Mail 對美國郵政署提起侵權訴訟。在案件審理期間，美國郵政署請求對548 專利進行涵蓋商業方法復審，USPTO 下屬的專利審查與上訴委員會（PTAB）同意美國郵政署的觀點，認為548專利的權利要求主題屬于不可授予專利的主題，應當無效。聯邦巡回上訴法院維持了 PTAB 的裁決，同時還

280、認為政府是 CBM 程序的適格請求人。中國(深圳)知識產權保護中心 104 Return Mail 不服并將案件上訴至最高法院，認為聯邦政府機構不屬于美國發明法案（Leahy-Smith American Invents Act，AIA）復審程序的適格請求人。2.法律分析 2011 年 AIA 設立了隸屬于美國專利與商標局的專利審查與上訴委員會，并設立了三種類型的行政審查程序由該委員會負責，分別是多方復審、授權后復審，以及涵蓋商業方法復審。在行政審查程序之后，委員會要么確認專利權利要求有效，要么確認部分或全部權利要求無效，任何不滿意的一方都可以在聯邦巡回上訴法院尋求司法審查。除了 AIA 復審

281、程序之外，專利還可以在侵權訴訟答辯期間在聯邦法院進行重新審查，或經由專利局進行單方復審。AIA 規定，專利權人以外的“人”（person）可以向專利局提出申請，對已頒發的專利進行授權后復審或多方復審。CBM 采用 PGR 的標準程序，例外是不受專利授權之日起九個月之內的時間限制，以及有資格尋求 CBM 的“人”應是被起訴侵權的被告。AIA 并未在條文中明確解釋“人”一詞的范圍，最高法院根據“一貫的解釋”（longstanding interpretive）認為“人”不包括政府。從 1947 年的字典法（the Dictionary Act）對“人”的定義來看，“人”可以是有限公司、企業、聯盟、

282、商行、合伙、社會組織、股份公司以及個人，但不包括聯邦政府機構。該規則應該優先適用，除非在某些明確的法定意圖與之相反的條件下才能被忽略。最高法院還認為，在無明文規定的基礎上依然可以依法判斷聯邦機構需接受不利的程序法地位。雖然政府機構可以申請專利，但最高法院指出“人”這一術語在專利法中的使用是不一致的有時包括政府，有時不包括。AIA 復審程序具有對抗性，如果政府能成為 AIA 復審程序的請求人，那么普通的專利權人就會在保護自己權利時被迫在一個審判性、對抗性的“審判”程序中面對一個聯邦政府機構，而該程序由另一個聯邦機構管理。3.判決結果 最高法院認為聯邦政府機構并非 AIA 復審程序的適格請求人，將

283、案件發回中國(深圳)知識產權保護中心 105 重審。4.典型意義 聯邦政府機構可以作為專利申請人（自 1883 年起），以及作為單方復審的請求人（MPEP 于 1981 年規定），但并不使其成為 AIA 復審程序的適格請求人。因為單方復審是 USPTO 的內部程序，在提出請求后，請求人并不能參與該程序，而 AIA 復審程序具有對抗性。本案判決 AIA 復審程序中的適格請求人不包括聯邦政府機構。對于專利權人而言，這一判例對政府機構侵犯專利的情形非常重要，政府機構無法使用 AIA復審程序挑戰專利的有效性，確保專利有效性問題將在聯邦法院決定，而不是由專利審查與上訴委員會決定，這使專利權人占據了一定優

284、勢地位。中國(深圳)知識產權保護中心 106 1.39 Bozeman Fin.v.Federal Reserve Bank of Atlanta,955 F.3d 971-Court of Appeals,Federal Circuit 2020 1.案件事實 上訴人（專利權人）：Bozeman Fin.被上訴人：Federal Reserve Bank of Atlanta等 審理機構：PTAB-美國聯邦巡回上訴法院 判決結果：銀行是適格請求人 Bozeman Fin 持有 6,754,640 號美國專利（640 專利）和 8,768,840 號美國專利（840 專利）。其中，840 專利

285、是一個分案申請的延續申請（CA），該分案申請是640 專利的部分延續申請（CIP），840 專利和640 專利主要涉及授權和清算金融交易以檢測和防止欺詐的方法。美國的 12 家聯邦儲備銀行向專利審查與上訴委員會提出請求，對640 專利的權利要求 1-26 和840 專利的權利要求 1-20進行涵蓋商業方法復審。專利審查與上訴委員會經過審查后，認為640 專利和840 專利的權利要求不符合美國專利法 101 條（35 USC 101）的規定，涉及不可授予專利的主題。Bozeman 對專利審查與上訴委員會的決定提出了上訴。Bozeman 主張銀行不是 AIA 規定的“人”（person），因此不是

286、提出 AIA 復審程序的適格主體。2.法律分析 在 Return Mail 案中，最高法院認為，聯邦機構不是能夠根據 AIA 尋求專利發布后審查的“人”，不是請求多方復審、授權后復審，以及涵蓋商業方法復審三種程序的適格請求人。就本案而言，Bozeman 認為，聯邦儲備系統是一個聯邦機構，聯邦儲備銀行是美國聯邦儲備系統的經營成員，執行美國的貨幣和財政政策，履行重要的政府職能，其任何利潤都轉給美國財政部，這表示聯邦儲備銀行不是私人金融機構，而從根本上說是公共的政府機構。聯邦巡回上訴法院認定，依據 1913 年的聯邦儲備法，聯邦儲備銀行作為美國的特許企業工具而被建立。與 Return Mail 案中

287、的美國郵政署不同，聯邦儲中國(深圳)知識產權保護中心 107 備銀行的授權法規并未將其定性為行政機構的一部分，聯邦儲備銀行不接受國會撥款，聯邦儲備銀行官員亦非由總統或其他政府官員任命。聯邦儲備銀行均為“法人團體”，與其他私人企業無異設有董事會，負責制定章程與管理銀行業務，政府對聯邦儲備銀行運營的監管僅限于有限范圍，各銀行的直接監管與控制由其董事會執行。聯邦儲備銀行無權制定具有法律約束力的法規，可以在“任何普通或衡平法院”起訴或被起訴。因此，就 AIA 而言，聯邦儲備銀行與政府不同，是 AIA 復審程序的適格請求人。3.判決結果 聯邦巡回上訴法院認為聯邦儲備銀行是 AIA 復審程序的適格請求人，

288、專利審查與上訴委員會有權對聯邦儲備銀行提起的 CBM 申請作出決定。4.典型意義 最高法院在 Return Mail 案中確定了聯邦政府機構不是 AIA 復審程序中的適格請求人。與許多國家的中央銀行屬于國家機構不同，美國的聯邦儲備系統是私有中央銀行，其包含多個分支聯邦儲備銀行，雖然其執行中央銀行的部分功能，但最高法院根據其建立、經費來源、人員管理等方面明確了聯邦儲備銀行并不是政府機構，是 AIA 復審程序中的適格請求人。這些判決對于界定誰有權通過 AIA復審程序請求專利無效產生了重要影響。中國(深圳)知識產權保護中心 108 IPR 程序啟動程序啟動 美國專利法 314 條中規定了啟動多方復審

289、的門檻問題基于請求人提交的信息，除非專利商標局局長可以確定請求人有合理的可能在申請中所挑戰的至少一項權利要求上勝訴，否則局長不得授權啟動多方復審。該法律同時規定了局長對是否根據本法提起多方復審的決定為最終決定，不得上訴。在實際程序中，會發生局長錯誤啟動多方復審的問題。如果局長錯誤啟動了多方復審并作出了不利于專利權人的復審決定，一般來說專利權人并不能在法院對局長作出啟動多方復審程序的決定進行上訴，因為該決定是終局且不可上訴的。此外，根據美國專利法 315(a)條，如果在多方復審申請日期之前，請求人或其真正利益相關方提起過專利無效的民事訴訟，則多方復審不得啟動。另外，根據美國專利法 315(d)條

290、，PTAB 有權因專利局曾收到過與多方復審申請中相同或實質上相同的現有技術或論據而駁回請求人的多方復審申請。下面以具體案例對涉及啟動多方復審程序的問題進行說明。1.40 Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,Hp Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.v.Mobile Telecommunications Technologies,LLC,IPR 2017-00

291、642-PTAB 1.案件事實 請求人：Juniper Networks,Inc.,Brocade Communications Sys.,Inc.,Ruckus Wireless,Inc.,Hewlett Packard Enterprise Company,HP Inc.,Aruba Networks,Inc.,and Arris Group,Inc.專利權人：Mobile Telecommunications Technologies,LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：PTAB 駁回了請求人多方復審申請 Mobile Telecommunications Tec

292、hnologies,LLC 持有 5,590,403 號美國專利（403 專利），該專利題為“有效地在中央網絡和移動單元之間提供雙向通信的中國(深圳)知識產權保護中心 109 方法和系統”，于 1992 年 11 月 12 日提交的申請，1996 年 12 月 31 日被授權。403專利涉及“在相對較大的區域內提供中央網絡和移動單元之間的雙向通信能力”，以允許快速通信大消息和有效使用系統資源。該專利描述，為了擴展發射機覆蓋范圍，同時播發技術被配置，并在大體相同的頻率上操作，同時傳輸相同的信息。在覆蓋區域重疊的地方，該專利進一步描述了可能克服破壞性干擾的同時播發系統中所涉及的一些設計技巧，例如使

293、用載波頻率的同步和偏移。盡管這些技術可能讓數據成功接收，但同時播發操作的波特率是有限的，從而也限制了系統的吞吐量。本案請求人對403 專利的權利要求 1 和 10 提起了多方復審程序，認為現有技術 Jasinski 和 Thro 讓403 專利因具有顯而易見性而無效。請求人認為，雖然專利審查員在審查過程中曾討論過 Jasinksi，但“只是針對403 專利的權利要求10 而不是權利要求 1 進行了討論”。請求人還辯稱，基于 Thro 和 Thro/Jasinski 而讓403 專利無效的理由以前沒有向專利局提出過。因此，請求人認為其請求不適用 35 U.S.C.325（d），此次多方復審請求中

294、不存在與以前提交給專利局或專利復審委員會相同或實質上相同的現有技術或論點。2.法律分析 根據 35 U.S.C.325（d），PTAB 有權因“專利局曾收到過相同或實質上相同的現有技術或論據”而駁回請求人的多方復審申請。在根據 325（d）評估是否存在相同或實質上相同的現有技術或論點時，PTAB 通?？紤]以下非排他性因素：1）所爭議的發明與審查過程中涉及的現有技術的相似性；2）審查過程中考慮所爭議發明的程度，包括現有技術是否是專利申請被拒絕的依據；3）所爭議的發明和審查過程中考慮的現有技術的累積性；4）請求人是否充分指出了審查員在考慮所主張的現有技術時出現的錯誤；5）專利審查過程中的論點與請求

295、人依賴現有技術或專利申請人論點的方式之間的重疊程度；以及 6）多方復審申請書中提供的額外證據和事實在多大程度上要求重新考慮現中國(深圳)知識產權保護中心 110 有技術。對此，PTAB 認為，本案請求人的請求應適用 325（d）條，所以該申請應被駁回。第一，在之前的403 專利審查中，審查員基于 Jasinski 而駁回了當前403 專利的權利要求 10，所以可以肯定審查員在對403 專利審查時重點考慮了現有技術 Jasinski 并充分了解其內容。第二，專利審查員指出 Jasinski 公開了一個“同步廣播”系統，該系統向移動設備傳輸第一和第二信息。審查員引用了 Jasinski 的大部分內

296、容，而不僅僅限于請求人所稱的“專利審查員只參考了 Jasinski 內容的一小部分”。第三，請求人在多方復審申請中提交的論據與在專利審查中關于權利要求10 所述的“動態重新分配”限制的論據存在足夠的重疊。審查員表示，因為 Jasinski在移動設備確認其位置后傳輸附加消息，所以 Jasinski 披露了“動態重新分配”這一限制。而請求人在此次申請中則主張 Jasinski 和 Thro 的結合指引了403 專利實現“動態重新分配”這一限制。最后，雖然請求人提供了 Dr.Acampora 的證詞來進一步解釋 Jasinski 的運行機制，但 Jasinski 已經在之前的專利審查中被著重考察，所

297、以 PTAB 認為此處再無必要對 Jasinski 進行重復的分析。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認因請求人對403 專利提出多方復審的現有技術和論點與之前專利申請過程中專利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C.325（d）駁回請求人多方復審的申請。4.典型意義 在本案中，PTAB 對 35 U.S.C.325（d）下駁回多方復審申請的情形進行了裁定。PTAB 說明了詳細的考察因素，這對多方復審請求人自我判斷是否具備申請資格以及調整審查申請依據有重要的參考意義。中國專利制度規定可以由任何人無限次可提出無效宣告請求，而美國專利制度針對提出 IPR 程序的申請人具有諸多限制，

298、其需要在請求書中指出所有實際中國(深圳)知識產權保護中心 111 利益相關方，同時，IPR 程序對利益相關方也產生約束，在后續侵權訴訟或 337程序中，均不能再提起本應在 IPR 程序中可以提出的新穎性和創造性無效抗辯。因此，提起 IPR 程序不僅應慎重，更應準備充分，畢其功于一役。中國(深圳)知識產權保護中心 112 1.41 Lower Drug Prices for Consumers,LLC v.Forest Laboratories Holdings Limited,IPR2016-00379-PTAB 1.案件事實 請求人：Lower Drug Prices for Consume

299、rs,LLC 專利權人：Forest Laboratories Holdings Limited 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：PTAB 駁回了請求人的多方復審申請 Forest Laboratories Holdings Limited 持有 6,545,040 號美國專利（040 專利），該專利涉及 2,2-亞氨基雙乙醇衍生物的某類異構體，它們具有-腎上腺素阻斷特性，可以增強降壓藥的活性。根據040 專利，最優選的化合物是2R,S,2S,S-,-亞氨基亞甲基雙6-氟-3,4-二氫-2H-1-苯并吡喃-2-甲醇或其藥學上可接受的酸加成鹽。說明書指出，該化合物能增強降壓藥

300、的活性，尤其是能增強降低血壓和心率的作用。說明書還提供了此類降血壓劑的實例，包括該化合物的 SRRR異構體。在040 專利申請過程中，專利審查員曾多次以多個理由駁回了待決權利要求，駁回理由之一為040 專利待決權利要求與現有技術 Van Lommen 相比顯而易見。當時被駁回的權利要求與最終已授權的040 號專利權利要求如出一轍，只是當時被駁回的權利要求使用了過渡性短語“基本上由組成（consisting essentially of）”，而不是040 專利權利要求中狹義的“由組成（consisting of）”。據審查員稱，Van Lommen 為創造權利要求中指定的化合物提供了指引，“包括

301、權利要求化合物中固有的所有位置異構體”。審查員認為，熟練的技術人員應知道各種異構體會在不同水平上表現出生物活性?！霸跊]有矛盾信息的情況下，熟練技術人員會將光學異構體分離視為一種常規程序，從而獲得本申請所要求的化合物”。針對審查員的駁回決定，040 專利申請人提供了發明人 Dr.Xhonneux 的聲明，支持其040 專利具有意外成果的論點。Dr.Xhonneux 描述了發表在歐洲藥物學雜志 上的一項研究結果，該研究結果表明 RSSS-化合物增強了 SRRR-化合中國(深圳)知識產權保護中心 113 物的降壓作用，但沒有增強 SRRR-化合物的心動過緩作用。審查員并未采納040 專利申請人的論點

302、，申請人將駁回決定上訴至專利上訴和干涉委員會（BPAI）。BPAI 采納了 Dr.Xhonneux 認為040 專利帶來了意外成果的觀點，同時認為審查員“沒有提出任何理由說明本領域普通技術人員為何會認為 RSSS 立體異構體具有這種特性，審查員也沒有說明為何描述的增效特性是微不足道的”。BPAI 推翻了審查員的決定，將案件發回重新審查。在重審時，申請人撤銷了未決權利要求申請，并增加了新的、范圍更窄的權利要求，使用了“由組成”而不是“主要由組成”。申請人還提交了 Alain Gilbert Dupont 的聲明，他就 RSSS 異構體的意外特性提供了進一步的證據，包括幾篇期刊論文。審查員隨后批準

303、了修改后的040 專利權利要求。之后，本案請求人對040 專利的第 1-4 項權利要求提起了多方復審程序。專利權人認為，PTAB 應當行使自由裁量權，根據 35 U.S.C.325（d）駁回請求人的申請，因為請求人對040 專利顯而易見性的質疑是基于：（i）與在專利局上訴中涉及相同的現有技術文件；（ii）有關該現有技術文件的相同論點。2.法律分析 根據 35 U.S.C.325（d），PTAB 有權因“專利局曾收到過相同或實質上相同的現有技術或論據”而駁回請求人的多方復審申請。PTAB 認為，在專利申請過程中，審查員認為這些權利要求與 Van Lommen相比是顯而易見的，因此駁回了這些權利要

304、求。在本案中，請求人也主要依據 Van Lommen 來論證040 專利的權利要求是顯而易見的。PTAB 還認為，請求人在本案的論點與以前專利局收到的論點也是基本相同的。例如，請求人辯稱，本領域的普通技術人員會選擇 Van Lommen 中的化合物 84 作為基礎化合物進行研究，并會積極使用現有技術中公開的色譜技術對化合物 84 的立體異構體進行立體化學分離。然而，曾經審查員一再表示，“熟練的技術人員會將光學異構體分離視為一種常規程序，從而獲得本文所要求的化合物”。請求人還聲稱，專利權人沒有提交證據證明，與現有技術的基礎化合物（化合物84）相比，040 專利發明的化合物顯示出意想不到的性質或結

305、果。審查員在給BPAI 的答復中也提出了類似的論點，他說：“為證明任何異構體具有意想不到的中國(深圳)知識產權保護中心 114 優點而提供的任何信息，都必須與天然外消旋混合物進行比較”。而 BPAI 當時也未采納審查員的觀點。因此，基于本案的事實情況，PTAB 認為對與專利申請期間提出的現有技術和論據基本相同的內容進行重新評判并不能有效地利用 PTAB 的資源。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認因請求人對040 專利提出多方復審的現有技術和論點與之前專利申請過程中專利局受理的基本一致，所以基于 35 U.S.C.325（d）駁回請求人多方復審的申請。4.典型意義 在本案中，PTAB

306、 對 35 U.S.C.325（d）下駁回多方復審的情形進行了裁定。在多方復審申請中若出現專利局曾收到過的相同或實質上相同的現有技術或論據，則 PTAB 有權駁回請求人的多方復審申請。與中國的無效宣告請求均會默認受理不同，美國專利商標局將判斷是否受理IPR 程序，根據雙方的意見做出立案決定，然后再進行證據開示及審理，最終做出書面決定。近年來，在第一個立案階段被駁回的 IPR 請求約占 40%。中國(深圳)知識產權保護中心 115 1.42 Apple,Inc.v.Achates Reference Publishing,Inc.,IPR201300081-PTAB 1.案件事實 請求人：App

307、le Inc.專利權人：Achates Reference Publishing,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：請求人的多方復審申請未超過時效 Achates Reference Publishing,Inc.持有 5,982,889 號美國專利（889 專利），該專利涉及一種計算機程序和數據的分發和安裝方法，即發布者在發布一個或多個信息技術產品的同時可以保留控制終端用戶計算機上實際安裝哪些產品的能力。Apple Inc.（蘋果公司）對889 專利的多項權利要求提起了多方復審程序。專利權人在其答復中主張，根據 35 U.S.C.315（b），蘋果公司的申請已超過時

308、效限制。根據315（b）規定，如果在“申請人、真正的利益方或申請人的關聯方收到關于侵犯該專利的訴狀”之日起超過 1 年后提交的多方復審請求，多方復審程序不得因此啟動。專利權人認為，蘋果公司的共同被告 QuickOffice,Inc.（QuickOffice）在Achates Reference Publishing,Inc.v.Symantec Corp.案中，于 2011 年 6 月 20 日被送達一份關于侵犯其889 專利的訴狀，這比本案多方復審程序的申請日期 2012年 12 月 14 日早了超過一年。2.法律分析 在多方復審程序中，一個非當事人是否是“關聯方”是一個“高度取決于事實的問

309、題”。MPEP 明確指出，當事人是否屬于關聯方取決于當事人與其所稱的關聯方之間的關系“是否足夠緊密，以致雙方都應受到審判結果的約束”。根據不同情況，可能有多個因素與此分析相關，包括非當事人是否“已經或可能已經對當事人在訴訟程序中的參與狀況進行控制”，或非當事人是否負責資助和指導該訴訟程序的進行。中國(深圳)知識產權保護中心 116 專利權人認為，QuickOffice 與蘋果公司之間存在“實質性法律關系”，因此QuickOffice 是蘋果公司的關聯方。為支持其立場，專利權人引用了一個公開的軟件開發工具包（SDK）協議，蘋果公司與像 QuickOffice 等多家 iPhone 應用程序開發者

310、簽訂了此協議。專利權人辯稱，由于 QuickOffice 在 SDK 協議下有義務為與 QuickOffice 應用程序相關的侵權索賠向蘋果公司進行賠償，并且在訴訟中不得在未經蘋果公司同意的情況下和解，這意味著 QuickOffice 和蘋果公司之間存在關聯關系。首先，PTAB 認為專利權人未能提供任何證據表明 QuickOffice 在蘋果公司的多方復審申請中起到支持或資助的作用，或 QuickOffice 在此多方復審申請中對蘋果公司的參與有或可能擁有控制權。其次，PTAB 認為 SDK 協議中的賠償條款并不能表明 QuickOffice 是蘋果公司的關聯方。該協議并未賦予開發者 Quic

311、kOffice 干預或控制蘋果公司對任何專利侵權指控的辯護的權利。同時，賠償關系也并不是“實質性法律關系”之一，并且與涉及同一財產的連續利益的關系存在明顯的不同。最后，PTAB 認為專利權人在之前的專利侵權訴訟中基于不同的行為分別對蘋果公司和 QuickOffice 提出指控，并且在與 QuickOffice 等應用程序開發者達成和解后仍在相關訴訟中繼續對蘋果公司提出專利侵權主張。因此，蘋果公司與其他像 QuickOffice 這樣的開發者對于專利權人主張的專利侵權的責任依據是不同的，蘋果公司不會被任何與其他開發者的相關判決所約束。這進一步表明，蘋果公司與開發者（如 QuickOffice）之

312、間的關系并不是使開發者成為蘋果公司關聯方的那種關系。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認請求人蘋果公司的多方復審申請并不因其與QuickOffice 存在 315（b）的關聯關系而超過時效。4.典型意義 在本案中，PTAB 基于第三方當事人對于請求方提出多方復審申請所起到的作用、第三方當事人與請求方之間簽署的包含賠償條款的協議以及第三方當事人中國(深圳)知識產權保護中心 117 與請求方在專利侵權訴訟中的地位對第三方當事人與請求方之間是否存在 315（b）的關聯關系而作出認定。此種關聯關系對于確認第三方當事人對多方復審請求方提出審查申請時效的判定存在著重要的影響。中國(深圳)知識產權

313、保護中心 118 1.43 Universal Remote Control,Inc.v.Universal Electronics Inc.,IPR2014-01106-PTAB 1.案件事實 請求人：Universal Remote Control,Inc.專利權人：Universal Electronics Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：313 專利的權利要求 1、2 和 20 無效 Universal Electronics Inc.持有 5,255,313 號美國專利（313 專利），該專利涉及一種遙控裝置，該遙控裝置包括輸入電路，一組用于向遙控器輸入命

314、令的按鈕，用于向受控設備提供紅外信號的紅外信號輸出電路，以及與輸入電路連接的中央處理單元（CPU）。請求人針對313 專利申請了多方復審。專利權人認為請求人未能在申請中明確提及其真正利益相關方（real party-in-interest），其產品供應商 Ohsung Electronics Co.,Ltd（Ohsung）的信息，因此多方復審申請存在重大問題。2.法律分析 根據 35 U.S.C.312(a)(2)規定，多方復審申請只有在滿足一些特定條件的情況下才會被接受，其中條件之一是在申請中標識出所有真正的利益相關方。未被標識的相關方是否是訴訟程序中的真正利益相關方是一個高度事實性的問題，

315、一個常見的考慮因素是非當事方對請求人參與訴訟程序的控制性?！翱刂啤钡母拍钣糜诖_定在訴訟程序中，沒有被明確提及的非當事人是否應被視為對當事人的參與具有重大影響。如果非當事人具有一定的影響力或對訴訟程序有施加此類影響的潛力，與人們通常期望的兩個正式共同當事人之間的情況相匹配，那么他們可能被視為具有控制權。這意味著，即使非當事人在程序中沒有正式列出，如果他們在指定當事人的行動中有重要的發言權，他們則可能被認定為真正的利益相關方。這確保了程序的透明度和公平性，確保能夠識別出所有主要的利益相關者。本案中，專利權人試圖提供證據表明請求人和 Ohsung 至少共用了一位員工。中國(深圳)知識產權保護中心 1

316、19 但 PTAB 認為，即使雙方共用了員工，也不能以此證明 Ohsung 對與請求人相關的訴訟程序具有控制權。專利權人聲稱 Mr.You 曾是請求人的工程總監，但專利權人并未證明 Mr.You 在 Ohsung 內部的地位，能夠說服 Ohsung 和/或請求人做出訴訟決策，以開啟多方復審程序。此外，專利權人認為由于請求人之前為 Ohsung 的員工 Mr.You 使用的辦公室支付了費用，這表明 Ohsung 已經就與訴訟程序有關的費用獲得補償或以其他方式控制了訴訟程序。PTAB 未采納專利權人的以上觀點，其認為因當前案件證據傾向于表明請求人正在為所有與訴訟程序相關的費用付款，而付款人不是Oh

317、sung。專利權人還認為 Ohsung 和請求人之間的緊密關系是由一份由本案專利權人和請求人之間簽署的專利和解和許可協議所體現的。根據該協議，Ohsung 應向專利權人支付版稅。專利權人認為，該協議強烈暗示 Ohsung 可能有機會控制、指導和/或影響本次訴訟程序。PTAB 認為，以上的協議是在 2004 年簽署的，專利權人提到的版稅是在 2005 年、2006 年和 2007 年由 Ohsung 支付的。專利權人并沒有能夠說明該協議是如何在 2014 年提交本次多方復審程序申請時，體現出Ohsung 和請求人兩者間緊密關系的。此外，該協議和版稅針對的是另一組專利，其中并沒有涉及本次程序中爭議

318、的313 專利。因此，PTAB 并未采納以上論點。最后，PTAB認為即使Ohsung和請求人在相關案件中委托同一個律師團隊，這也不能證明 Ohsung 已經控制或有機會控制本次訴訟程序。3.判決結果 基于本案所有的論點和證據，PTAB 不認為 Ohsung 是請求人的真正利益相關方。4.典型意義 在本案中，PTAB 通過對請求人與第三方之間過往的合同履行、共用員工情況以及與該共用員工相關的財務狀況等方面進行考察，對第三方是否符合“真正利益相關方”的身份予以判定。中國(深圳)知識產權保護中心 120 1.44 LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc

319、.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network Services Inc.v.Straight Path Ip Group,Inc.,IPR2015-01397-PTAB 1.案件事實 請求人：LG Electronics,Inc.,Toshiba Corp.,Vizio,Inc.,Hulu,LLC,Cisco Systems,Inc.,Avaya,Inc.,Verizon Services Corp.,and Verizon Busness Network

320、Services Inc.專利權人：Straight Path IP Group,Inc.審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：Hulu 不能根據 35 U.S.C.315(a)(1)被禁止申請多方復審 Straight Path IP Group,Inc.持有 6,131,121 號（121 專利），6,009,469 號（469專利）和 6,108,704 號（704 專利）美國專利。704 專利涉及一種“點對點互聯網協議”，主要與建立點對點通信鏈接有關。469 專利涉及一種“互聯網電話應用的圖形用戶界面”，主要與促進計算機網絡上的音頻通信有關。121 專利涉及一種“使用動態

321、分配的網絡協議地址的點對點計算機網絡通信實用程序”，與469 專利類似，與促進計算機網絡上的音頻通信有關。469 專利和121 專利是704 專利的部分延續申請，這三個受到挑戰的專利非常相似，并在某些情況下是重復的。請求人對專利權人的 3 項專利的多項權利要求提起了多方復審程序。專利權人辯稱，請求人的多方復審應基于 35 U.S.C.315(a)(1)被駁回，因為 Hulu,LLC（Hulu）在多方復審申請提出前已經在一樁民事案件中挑戰了專利權人專利的有效性。2.法律分析 根據 35 U.S.C.315(a)(1)，“如果在提交多方復審申請的日期之前，請求人或其真正利益相關方提起了挑戰專利權利

322、要求有效性的民事訴訟，則多方復審不得啟動”。中國(深圳)知識產權保護中心 121 專利權人認為，Hulu 曾提起了一個針對704、469 和121 專利的民事宣告判決訴訟，挑戰這些專利的有效性。具體來說，專利權人認為 Hulu 曾試圖介入專利權人與 LG、Toshiba 和 VIZIO 之間的民事訴訟，并在此過程中 Hulu 挑戰了704 專利、469 專利和121 專利的權利要求有效性。專利權人進一步辯稱，在多方復審申請提交之前，Hulu 已經在之前的民事訴訟中已經就“專利無效和非侵權”提出挑戰，因此根據 35 U.S.C.315(a)(1)，Hulu 應被禁止提交多方復審申請。專利權人引用

323、了 Hulu 的聲明：“Hulu 沒有侵犯704 專利的任何有效權利要求”，并認為 Hulu 已經明確挑戰了704 專利的權利要求有效性，因為聯邦地區法院在解決 Hulu 的指控之前，必須首先確定704 專利權利要求的有效性。Hulu 辯稱，其之前介入的案件中只包含非專利侵權的主張。具體來說，Hulu辯稱專利權人選擇性地引用了 Hulu 的介入動議，但 Hulu 的訴狀中并未包含任何有關專利“無效”或“無效性”的相關詞匯。Hulu 進一步辯稱，PTAB 曾經裁定“尋求非專利侵權的宣告性判決的民事訴訟不屬于挑戰專利有效性的民事訴訟”。在 Ariosa 案中，PTAB 確定了一個之前已提起過某專利

324、的非侵權宣告判決的當事方，被允許針對同一專利提出多方復審申請。PTAB 表示，“允許當事人同時提出非專利侵權的宣告性判決訴訟和多方復審，并不構成對專利權人的騷擾”。本案中，PTAB 采納了 Hulu 的觀點。PTAB 認為，Hulu 在前訴中僅主張了非專利侵權，而未主張專利無效，因此不被視為在 35 U.S.C.315(a)(1)下提起過專利無效的民事訴訟。此外，盡管 Ariosa 案的判決不具有約束力，但 PTAB 仍肯定其對本案的具有指導意義。3.判決結果 PTAB 作出最終書面決定，確認請求人 Hulu 并不能根據 35 U.S.C.315(a)(1)而被禁止其申請多方復審。4.典型意義

325、 在本案中，PTAB 對基于 35 U.S.C.315(a)(1)所規定的禁止啟動多方復審的情形進行了判定。在多方復審申請日期前若提起過針對挑戰專利有效性的民事訴訟，則多方復審不得啟動。但是，在之前的民事訴訟中若僅主張過非專利侵權的中國(深圳)知識產權保護中心 122 宣告性判決，則不會影響多方復審的啟動。所以，為了在未來能夠順利啟動多方復審，請求人在訴訟中應謹慎選擇應訴策略。中國(深圳)知識產權保護中心 123 1.45 Apple Inc.v.Mullen Industries LLC,IPR2023-00149-PTAB 1.案件事實 請求人：Apple Inc.專利權人：Mullen

326、Industries LLC 審理機構：專利審查與上訴委員會（PTAB）判決結果：不進行多方復審程序 Mullen Industries LLC 持有 11,246,024 號美國專利（024 專利），該專利名為“定位手機的系統和方法以及安全措施”，要求了 2002 年 3 月 25 日提交的臨時申請的優先權，于 2022 年 2 月 8 日公布。024 專利涉及遠程確定一個設備的位置，更具體地說，該專利描述了允許手機用戶（如請求用戶或請求者）根據請求者分配的訪問權定位不同用戶的手機（如被請求用戶）的位置的系統和方法。Apple Inc.（蘋果公司）向專利審查與上訴委員會提交了一份請求書，請求

327、針對024 專利進行多方復審，并提供了 7 份專利證據，權利要求 45-78 項權利要求因不滿足 35 U.S.C.103（a）（因024 專利是根據 2013 年 3 月 16 日之前的申請而發布的，故適用 AIA 之前的專利法）而無效。PTAB在考慮請求書、初步答復和證據后，認為請求人不具有勝訴的可能性，因此拒絕了請求，不進行多方復審程序。2.法律分析 美國發明法案即 AIA（America Invents Action）的主要內容之一就是 IPR 程序，該程序于 2012 年 9 月 16 日正式啟用。根據美國專利法 311 條的規定，非專利權人可以就某項專利權的至少一個權利要求請求啟動

328、 IPR 程序，其理由只能是不符合專利法 102 條所規定的新穎性或 103 條所規定的非顯而易見性，并且只能以專利或印刷出版物組成的現有技術為基礎。IPR 程序應在涉案專利授權生效后的 9 個月之后啟動。然而，倘若涉及該專利的授權后復審程序（Post-Grant Review,PGR）已經開啟并進行中，那么要等到 PGR 程序完結后才允許進行 IPR 程序。然而，為了防止專利侵權糾紛的拖延，針對涉案專利侵權訴訟的被告，在其收到起訴狀副本后的一年內啟動 IPR 程中國(深圳)知識產權保護中心 124 序。同時，美國專利法 314 條還規定了，必須確定請求書中提出的信息表明“請求人有合理的可能性

329、就申請中所質疑的至少一項權利要求獲勝”，才能進行 IPR程序。就本案而言，PTAB在審查了請求人的論點和論據后，根據專利權人的反駁，認為請求人未能充分證明證據中披露了024 專利權利要求 45 所限定的主題，未能表明獨立權利要求 45 在請求人提供的證據組合下根據 35 U.S.C.103（a）不可獲得專利的可能性，因此決定不進行 IPR 程序。3.判決結果 請求人沒有證明其就申請中所質疑的至少一項權利要求具有合理的勝訴可能性，決定不進行多方復審程序。4.典型意義 IPR 程序是根據美國發明法案（AIA）的要求而設立的，通過行政手段進行專利無效的程序，在提起 IPR 程序時，務必注意遵循一些特

330、定的規范，避免被PTAB 拒絕進行多方復審。再提起 IPR 程序，其理由只能是美國專利法 102 條的新穎性和 103 條的非顯而易見性，并且只能以專利或印刷出版物所構成的現有技術為基礎來。另外，請求人需要有足夠的證據證明在至少一項權利要求的爭議上，他們具有勝訴的可能性。中國(深圳)知識產權保護中心 125 1.46 Cuozzo Speed Technologies,LLC v.Lee,136 S.Ct.2131-Supreme Court 2016 1.案件事實 上訴人：Cuozzo Speed Technologies,LLC 被上訴人：Michelle K.LEE（美國商務部知識產權副

331、部長兼專利商標局局長）審理機構：PTAB-美國最高法院 判決結果：維持原判，進行多方復審的決定不可上訴，PTAB 適用最廣泛的合理解釋標準合法 Giuseppe A.Cuozzo 申請了一項關于車速表的專利，美國專利號 6,778,074（074 專利），該專利的車速表可以向駕駛員顯示何時超速行駛，上訴人 Cuozzo Speed Technologies,LLC 現在擁有該專利。Garmin International,Inc.和 Garmin USA,Inc.（統稱 Garmin）提交了一份請求書，尋求對074 專利的多項權利要求進行多方復審。為支持其請求，Garmin 提交了三項美國專利

332、作為現有技術，以證明權利要求 17 中描述的發明是顯而易見的。雖然 Garmin 并未以同樣的顯而易見性理由明確質疑權利要求 10 和權利要求 14，但是，PTAB 認為“權利要求 17 依賴于權利要求 14，而權利要求 14 又依賴于權利要求 10”，因此認為 Garmin 基于相同的在先發明“隱含”了對權利要求 10 和 14 的質疑，決定審查所有三項權利要求。PTAB 審理后認為權利要求10、14 和 17 是顯而易見的，最終決定無效這三項權利要求。Cuozzo 上訴至美國聯邦巡回上訴法院，稱專利局不恰當地進行了多方復審，至少在權利要求 10 和 14 方面是這樣，因為法規要求申請書詳細

333、地列出質疑的理由。另外，PTAB 在解釋權利要求時，不恰當地使用了“最寬泛的合理解釋”的解釋標準，其應當應用法院在判斷專利有效性時通常使用的標準，即應當賦予這些權利要求其“如本領域技術人員所理解的普通含義”。上訴法院駁回了這兩種論點，認為 35 U.S.C.314(d)規定進行多方復審的決定不可上訴，并確認適用最廣泛的合理解釋標準，理由是該規定是對專利局法定授予的規則制定權的合理且合法的行使。Cuozzo 上訴至美國最高法院。中國(深圳)知識產權保護中心 126 2.法律分析 針對進行多方復審的決定是否可以上訴的問題，最高法院認為 Cuozzo 關于專利局非法啟動審查的決定不可上訴。首先，根據 314(d)，是否根據本條提起當事人之間復審的決定應為最終決定，不可上訴。此外，如果將 314(d)解釋為允許對專利局初步決定進行多方復審的決定進行司法審查，則有損于國會賦予該機構重新審查和修改早期